Tribunale, Sentenza T-365/23

Nullità del marchio UE ACOMODEO per asserita confondibilità con ACOMODIS

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La controversia opponeva Habitat Barcelona Unión Constructora SL, quale richiedente la nullità, all’EUIPO e all’interveniente Acomodeo Marketplace GmbH, titolare del marchio contestato.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La domanda di nullità aveva ad oggetto il marchio UE denominativo ACOMODEO, registrato per servizi delle classi 35, 38 e 42. La domanda si fondava sul marchio anteriore spagnolo ACOMODIS, registrato per servizi delle classi 36 e 43, e veniva proposta sulla base dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b) dello stesso regolamento.

Nel corso del procedimento amministrativo, il titolare del marchio anteriore fu invitato a provare l’uso effettivo del segno. Furono prodotti, tra l’altro, fatture, estratti di siti internet e altri documenti. La Divisione di annullamento respinse la domanda di nullità e la Commissione di ricorso confermò la decisione, ritenendo che l’uso effettivo fosse stato dimostrato solo per alcuni servizi di classe 43, ossia la locazione e prenotazione di alloggi temporanei, case vacanze e appartamenti turistici. Da ciò concluse che i servizi del marchio contestato erano diversi e che mancava una delle condizioni cumulative della probabilità di confusione.

Questioni processuali preliminari

Il Tribunale chiarisce anzitutto che il proprio sindacato, ai sensi dell’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001, è limitato all’annullamento o alla modifica delle decisioni delle Commissioni di ricorso, non alla revoca in senso tecnico ex articolo 103 del medesimo regolamento. Interpreta quindi la domanda della ricorrente come volta all’annullamento della decisione impugnata.

Dichiara inoltre irricevibili le censure relative all’uso effettivo di un’ulteriore registrazione internazionale del marchio ACOMODIS, poiché tale profilo non era stato devoluto alla Commissione di ricorso e non può modificare l’oggetto della controversia ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura.

Quanto agli allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, questi sono in linea di principio irricevibili, perché il controllo di legittimità si effettua alla luce del contesto fattuale e giuridico quale risultava dinanzi all’EUIPO. È invece considerato ammissibile l’allegato che serve a contestare una valutazione della Commissione di ricorso già inserita nel perimetro della controversia.

Diritto sostanziale applicabile ratione temporis

Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale all’8 giugno 2016, il Tribunale applica le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, richiamando l’articolo 57(2) per l’uso effettivo e l’articolo 53(1)(a) in combinato con l’articolo 8(1)(b) per la nullità relativa. Le disposizioni processuali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625.

Primo motivo: uso effettivo del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che l’uso effettivo del marchio ACOMODIS fosse stato dimostrato anche per il servizio di "rent collection" della classe 36 e, per riflesso, per altri servizi della stessa classe, come "accommodation bureau services", "rental of apartments" e "rental of real estate".

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un uso reale, pubblico e volto a creare o preservare uno sbocco commerciale, valutato in modo globale alla luce di tutti i fattori rilevanti. La prova deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso ed essere supportata da documenti oggettivi e solidi.

Nel caso concreto, il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui i documenti prodotti dimostravano attività relative alla prenotazione e locazione di alloggi temporanei, ma non l’esistenza di un autonomo servizio di riscossione affitti reso a terzi. Le espressioni contenute nelle e-mail, come "we hereby confirm that we have received the payment made" e "total to be paid upon arrival", sono state ritenute insufficienti a provare un servizio distinto di riscossione canoni, poiché si inseriscono nell’ambito della locazione temporanea e non dimostrano un servizio reso a favore di locatori terzi come soggetti distinti dai clienti finali.

Di conseguenza, non essendo provato l’uso effettivo per il servizio di rent collection, non può dirsi provato neppure per i servizi che la ricorrente considerava accessori o connessi ad esso. Il primo motivo viene quindi respinto.

Secondo motivo: assenza di somiglianza tra i servizi e mancata probabilità di confusione

La ricorrente contestava la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i servizi del marchio contestato non erano simili a quelli coperti dall’uso effettivo del marchio anteriore. Il Tribunale ricorda che la probabilità di confusione richiede cumulativamente identità o somiglianza tra segni e tra servizi; se manca la somiglianza dei servizi, la questione è già risolta in senso negativo.

Servizi di classe 35

Per i servizi di classe 35, relativi all’arrangiamento di contratti per la fornitura di servizi, in particolare di alloggi, e ai servizi di price comparison rating of accommodations, il Tribunale conferma che tali prestazioni hanno natura, finalità, pubblico e canali di distribuzione diversi rispetto ai servizi di locazione e prenotazione di alloggi temporanei, case vacanze e appartamenti turistici per i quali l’uso effettivo è stato provato.

Il fatto che un contratto sia necessario per la fornitura di un alloggio temporaneo non rende i servizi equivalenti né complementari. Chi cerca un alloggio non cerca un servizio di mediazione contrattuale reso a terzi; al più, l’intermediazione può riguardare il proprietario che mette il bene sul mercato, non il cliente finale. Anche i servizi di comparazione prezzi sono considerati rivolti a esigenze interne di impresa e non al pubblico che prenota alloggi.

Servizi di classe 38

Per i servizi di telecomunicazione, accesso a contenuti e database relativi alle prenotazioni di alloggi, il Tribunale ritiene che non vi sia somiglianza con i servizi del marchio anteriore. Le telecomunicazioni sono fornite da operatori IT o di telecomunicazione, non da imprese che offrono locazioni turistiche; il fatto che tali servizi siano funzionali al processo di prenotazione non li rende complementari in senso giuridico. Anche le attività di accesso a informazioni e database sono considerate diverse per finalità e natura.

Servizi di classe 42

Quanto ai servizi di classe 42, in particolare la fornitura di motori di ricerca per Internet, il Tribunale conferma che si tratta di servizi informatici resi da imprese IT, distinti per natura e finalità dai servizi di alloggio temporaneo per i quali è stato provato l’uso del marchio anteriore. Il fatto che un sito consenta anche prenotazioni non muta la natura del servizio di motore di ricerca, poiché eventuali strategie commerciali del titolare sono irrilevanti nella valutazione prospettica della confusione.

Dispositivo e principi affermati

Poiché i servizi non risultano simili, una delle condizioni cumulative dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 viene meno e la probabilità di confusione è esclusa. Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, condanna la ricorrente alle spese dell’interveniente e pone a carico dell’EUIPO le proprie spese.

Portata pratica della decisione

La sentenza ribadisce che, nei procedimenti di nullità basati su un marchio anteriore, l’onere della prova dell’uso effettivo è rigoroso e deve riferirsi ai servizi concretamente invocati. Inoltre, servizi apparentemente vicini al settore dell’ospitalità non sono per ciò solo simili: occorre verificare con precisione natura, finalità, pubblico e rapporto di complementarità. Per i professionisti, la pronuncia conferma che l’uso per attività di booking o gestione di pagamenti non si estende automaticamente a servizi autonomi di intermediazione, telecomunicazione o motori di ricerca.