Tribunale, Sentenza T-44/22

Opposizione a marchio figurativo nel settore del tabacco: reputazione del marchio anteriore e vantaggio indebito

Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione europea. La controversia riguarda due marchi figurativi relativi a prodotti del tabacco in classe 34 e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, International Masis Tabak LLC, aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per un segno figurativo destinato a prodotti quali tabacco, sigarette, sigari, accessori per fumatori e prodotti affini. Philip Morris Brands Sàrl ha proposto opposizione fondandola, tra l’altro, su un marchio anteriore internazionale designante l’Unione europea costituito dal segno figurativo Marlboro SELECTED PREMIUM TOBACCOS, protetto per beni della stessa classe 34.

L’opposizione è stata accolta dalla Divisione di opposizione e, in seguito al ricorso della richiedente, la Quinta Commissione di ricorso ha confermato il rifiuto ritenendo integrati tutti i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5: reputazione del marchio anteriore, somiglianza tra i segni, esistenza di un collegamento nella mente del pubblico e rischio di vantaggio indebito in assenza di giusto motivo.

Normativa rilevante

La decisione si fonda principalmente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che impedisce la registrazione del marchio successivo quando: i segni sono identici o simili; il marchio anteriore gode di reputazione nell’Unione; e l’uso del segno richiesto senza giusto motivo trae indebito vantaggio dalla reputazione o reca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale richiama inoltre, sul piano processuale, l’articolo 263 TFUE, l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, utilizzato per decidere senza udienza, e l’articolo 134, paragrafo 1, relativo alle spese.

Le censure della ricorrente

La ricorrente articola un unico motivo, suddiviso in quattro contestazioni:

• assenza di somiglianza tra i segni;
• assenza di collegamento tra i marchi nella mente del pubblico;
• assenza di vantaggio indebito;
• sussistenza di un giusto motivo per l’uso del segno richiesto.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma l’impostazione della Commissione di ricorso secondo cui i segni presentano una somiglianza visiva, seppure debole. Entrambi sono configurati come confezioni rettangolari di sigarette con una parte inferiore bianca e una parte superiore dominata da un elemento poligonale che produce, nel suo insieme, l’impressione di un triangolo o di una forma simile a un tetto.

La ricorrente sosteneva che il segno richiesto rappresentasse il Monte Ararat o due montagne e che contenesse elementi verbali e figurativi ulteriori, come le lettere “IMT” e una lettera “a”. Il Tribunale respinge l’argomento, rilevando che il pubblico rilevante percepisce tali componenti come appena percepibili o secondarie rispetto all’elemento dominante. Inoltre, la descrizione allegata alla domanda di marchio non incide sulla percezione del pubblico, ma solo sull’intenzione del richiedente.

Ne deriva che il segno richiesto è da considerarsi, ai fini del confronto, puramente figurativo; non è possibile un confronto fonetico e neppure un confronto concettuale, poiché il segno non trasmette un concetto determinato. La somiglianza visiva, anche se debole, è comunque sufficiente per attivare l’esame dell’articolo 8, paragrafo 5.

Collegamento tra i marchi

Quanto al collegamento nella mente del pubblico, il Tribunale ricorda che non è necessaria la confusione, ma solo la possibilità che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni. Tale valutazione richiede un apprezzamento globale di tutti i fattori pertinenti: reputazione del marchio anteriore, grado di somiglianza, natura e prossimità dei prodotti, pubblico di riferimento e distintività del marchio anteriore.

Nel caso di specie, il marchio Marlboro gode di una reputazione sostanziale nell’Unione per le sigarette e ha acquisito una distintività rafforzata per il lungo uso. I prodotti coperti sono identici o fortemente simili e il pubblico interessato coincide. Inoltre, essendo prodotti che vengono anche esaminati visivamente al momento dell’acquisto, la somiglianza visiva assume rilievo significativo. Il Tribunale conferma dunque che il pubblico stabilirà un collegamento tra i segni.

Vantaggio indebito e trasferimento della reputazione

Il Tribunale ribadisce che il vantaggio indebito sussiste quando il segno successivo consente di sfruttare, senza compenso, il potere attrattivo, la reputazione o il prestigio del marchio anteriore, facilitando la commercializzazione dei prodotti del richiedente. Non serve provare un danno già attuale: è sufficiente un rischio serio e non ipotetico, desumibile anche da inferenze logiche e dalle prassi del settore.

Nel caso concreto, la combinazione tra la reputazione del marchio Marlboro, la sua forte distintività, la somiglianza visiva dei segni e l’identità o stretta prossimità dei prodotti consente di ritenere plausibile che il segno richiesto tragga vantaggio dall’associazione con il marchio anteriore. Il Tribunale valorizza inoltre il fatto che l’elemento poligonale simile a un tetto è stato ampiamente usato dal titolare del marchio anteriore in diverse colorazioni e gamme di sigarette, sicché il pubblico potrebbe percepire il segno richiesto come una variante del marchio noto.

Giusto motivo

Quanto al giusto motivo, il Tribunale afferma che tale concetto va interpretato restrittivamente. La ricorrente invocava la rappresentazione del Monte Ararat, l’uso di un vecchio logo dal 1975, la registrazione del segno in vari Stati e la sua notorietà in Armenia, nonché la buona fede dell’adozione del logo.

Il Tribunale esclude che tali elementi integrino un giusto motivo. Le registrazioni e l’uso in Paesi terzi sono irrilevanti per la protezione richiesta nell’Unione, in applicazione del principio di territorialità. La buona fede soggettiva o l’assenza di intenzione di sfruttare la reputazione altrui non sono, di per sé, decisive nell’analisi del rischio di vantaggio indebito. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato come il segno sia percepito dal pubblico dell’Unione, né quale accettazione abbia presso tale pubblico.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la decisione dell’EUIPO e condanna International Masis Tabak LLC alle spese, in conformità alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

In presenza di un marchio anteriore dell’Unione con reputazione, una somiglianza visiva anche limitata può bastare, se combinata con la prossimità dei prodotti e con la forza distintiva del segno anteriore, per far sì che il pubblico stabilisca un collegamento tra i marchi e per fondare il rischio di vantaggio indebito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. La pretesa rappresentazione di un soggetto geografico o la buona fede dell’adozione del logo non integrano, da sole, un giusto motivo, soprattutto quando l’uso e la notorietà richiamati riguardano territori esterni all’Unione.