Tribunale, Sentenza T-497/23

Conflitto tra i marchi HYALERA e HYAL: rischio di confusione e distintività dell’elemento comune

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. La controversia oppone il segno richiesto HYALERA al marchio nazionale anteriore HYAL, per prodotti farmaceutici e affini in classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Vorwarts Pharma sp. z o.o. aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo HYALERA per prodotti della classe 5, tra cui medicinali, preparazioni dietetiche per uso medico e integratori. Fidia farmaceutici SpA aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001, fondandola, tra l’altro, sul marchio italiano anteriore HYAL, registrato per prodotti di classe 5.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione in toto sulla base del marchio italiano HYAL. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione e rinviato la causa all’Opposition Division per l’esame di altri diritti anteriori, ritenendo escluso il rischio di confusione tra HYAL e HYALERA.

Questioni sollevate dinanzi al Tribunale

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, per avere la Commissione di ricorso esaminato per la prima volta la tesi della famiglia di marchi, privando la ricorrente del doppio grado di esame interno a EUIPO;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere escluso erroneamente il rischio di confusione.

Il Tribunale ha deciso di esaminare anzitutto il secondo motivo.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione.

Vengono ribaditi i principi consolidati:

• la valutazione è globale e tiene conto della percezione del pubblico rilevante;
• il rischio di confusione è influenzato dall’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
• il pubblico di riferimento è il consumatore medio, ragionevolmente informato e attento;
• un marchio più distintivo gode di tutela più ampia.

Pubblico rilevante, territorio e prodotti

Poiché l’opposizione era fondata sul marchio italiano HYAL, il territorio rilevante era l’Italia. Il pubblico pertinente comprendeva sia professionisti sia pubblico generale, con livello di attenzione elevato in ragione della natura medicinale dei prodotti e del loro impatto sulla salute.

Il Tribunale non ha rimesso in discussione la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i prodotti erano in parte identici e in parte simili.

Elemento comune "hyal" e sua percezione da parte del pubblico italiano

Il punto centrale della controversia riguarda la percezione del termine "hyal". La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il maggior parte del pubblico italiano lo collegasse a "hyaluronic acid", cosicché il termine sarebbe stato debolmente distintivo, o persino descrittivo, per i prodotti di classe 5.

Il Tribunale ha censurato tale conclusione perché non sorretta da base fattuale sufficiente, almeno rispetto a una parte non trascurabile del pubblico generale italiano. In sintesi, ha osservato che:

• il termine non appartiene al vocabolario italiano e appare di origine straniera;
• i precedenti richiamati dall’EUIPO riguardavano contesti diversi, altri pubblici o altre classi di prodotti;
• la documentazione di fascicolo, comprensiva di screenshot di siti web, articoli scientifici e dati di mercato, non dimostrava un’esposizione ampia e significativa del pubblico italiano al termine "hyal";
• l’esistenza di regole UE sull’etichettatura dei cosmetici non prova, da sola, che il pubblico italiano conosca il termine in modo diffuso.

Il Tribunale ha quindi concluso che la Commissione di ricorso aveva errato nel ritenere che il pubblico italiano comprendesse in larga misura "hyal" come riferimento all’acido ialuronico e, per ciò stesso, lo percepisse come elemento debole per i prodotti controversi.

Distintività del termine "era" e comparazione dei segni

La Commissione di ricorso aveva considerato il termine "era" più distintivo di "hyal" e aveva ritenuto che HYALERA si decomponesse in due elementi, con l’elemento finale come prevalente nella percezione del pubblico.

Il Tribunale non ha contestato in astratto il significato di "era" né la sua capacità distintiva. Tuttavia, ha osservato che, per una parte non trascurabile del pubblico generale italiano, anche "hyal" non aveva un significato comprensibile e doveva quindi essere trattato come avente un grado normale di distintività. Ne consegue che l’errore sulla percezione di "hyal" ha inciso anche sulla valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra HYAL e HYALERA.

Distintività del marchio anteriore HYAL

La Commissione di ricorso aveva qualificato HYAL come marchio dotato di distintività debole per la maggior parte del pubblico rilevante. Il Tribunale ha ritenuto che tale valutazione fosse anch’essa viziata, perché costruita sulla medesima errata premessa circa il valore descrittivo o debole del termine "hyal".

Il Tribunale ha chiarito che la Commissione di ricorso non aveva negato la validità del marchio anteriore, ma solo ne aveva svalutato la forza distintiva. Tuttavia, una volta escluso che "hyal" fosse debolmente distintivo per una parte non trascurabile del pubblico italiano, anche la conclusione sulla debole distintività del marchio HYAL non poteva reggere per quel pubblico.

Rischio di confusione e famiglia di marchi

Nella valutazione globale, la Commissione di ricorso aveva considerato:

• identità o somiglianza dei prodotti;
• elevata attenzione del pubblico;
• bassa somiglianza complessiva dei segni;
• debole distintività del marchio anteriore;
• irrilevanza della pretesa famiglia di marchi basata su "hyal".

Il Tribunale ha affermato che, poiché la somiglianza dei segni e la forza distintiva del marchio anteriore erano state valutate su un presupposto errato, anche la conclusione finale sull’assenza di rischio di confusione risultava viziata.

Quanto alla famiglia di marchi, il Tribunale ha rilevato che la Commissione di ricorso aveva sostanzialmente assunto la sua esistenza, senza verificarne in modo autonomo i presupposti, ma aveva comunque escluso la possibilità di associazione perché l’elemento comune "hyal" sarebbe stato debolmente distintivo. Poiché questa premessa era errata per il pubblico rilevante considerato, anche il rigetto dell’argomento sulla famiglia di marchi è stato annullato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 maggio 2023.

EUIPO e Vorwarts Pharma sp. z o.o. sono state condannate alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni in materia di marchi UE, la valutazione del rischio di confusione dipende in modo decisivo dalla percezione concreta del pubblico rilevante nel territorio pertinente. Quando l’elemento comune ai segni non è provato come descrittivo o debolmente distintivo per una parte non trascurabile di tale pubblico, la valutazione della somiglianza dei segni e della distintività del marchio anteriore deve essere rivista; altrimenti, l’intera conclusione sull’assenza di confusione risulta inficiata.