Tribunale, Ordinanza T-486/20

Nullità del marchio UE figurativo "Swisse" e inammissibilità del cross-claim

La pronuncia, resa in forma di ordinanza dal Tribunale (Terza Sezione) il 16 settembre 2021, riguarda un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea instaurato davanti a EUIPO e successivamente impugnato dinanzi al Tribunale. Il punto centrale non è il merito della validità del segno, ma l’ammissibilità del cross-claim proposto dall’interveniente Giuliani SpA.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato era stato depositato nel 2003 e registrato nel 2005 per prodotti della classe 5, tra cui vitamine, preparazioni vitaminiche, formulazioni a base di erbe, integratori minerali ed elementi nutritivi. Nel 2018 Giuliani SpA aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), invocando in particolare la mancanza di carattere distintivo e altri motivi di nullità.

La Divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il marchio, ritenendolo privo di carattere distintivo senza esaminare gli altri motivi. Il titolare del marchio aveva impugnato la decisione, ma la Quinta Commissione di ricorso aveva respinto l’appello, confermando che il segno sarebbe stato percepito come indicazione di provenienza svizzera e non come indicatore dell’origine commerciale.

Domanda proposta al Tribunale

Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd ha proposto ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di ricorso. Giuliani SpA, pur essendo intervenuta a sostegno della posizione favorevole alla nullità, ha anche proposto un cross-claim per ottenere, in via subordinata, la dichiarazione di nullità del marchio sulla base degli ulteriori motivi dedotti in sede amministrativa, qualora il Tribunale avesse accolto il ricorso principale e messo in discussione la nullità per difetto di distintività.

Questioni di ricevibilità esaminate dal Tribunale

EUIPO e il ricorrente principale hanno eccepito l’inammissibilità del cross-claim. Le obiezioni si fondavano su più profili:

• il cross-claim era condizionato all’accoglimento del ricorso principale;
• alterava l’oggetto della controversia così come era stato definito dinanzi alla Commissione di ricorso;
• la decisione impugnata aveva già accolto integralmente le pretese di Giuliani SpA;
• il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su motivi di nullità non esaminati dalla Commissione di ricorso senza sostituirsi a essa.

Ragionamento del Tribunale sull’interesse ad agire

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’azione è ricevibile solo se il ricorrente ha un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse deve esistere al momento della proposizione del ricorso e non può fondarsi su situazioni future e ipotetiche.

Nel caso di specie, il cross-claim era subordinato all’eventualità che il ricorso del titolare del marchio fosse accolto. Al momento del deposito del cross-claim, però, questa condizione non si era ancora verificata. Di conseguenza, l’interveniente non disponeva di un interesse ad agire attuale e certo.

Ragionamento sull’oggetto della controversia e sui limiti del controllo giurisdizionale

Il Tribunale rileva inoltre che il cross-claim avrebbe esteso indebitamente l’oggetto della controversia. La Commissione di ricorso era stata validamente investita soltanto del motivo di nullità fondato sulla mancanza di carattere distintivo; gli altri motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere g), h) e i), e all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 non erano stati oggetto di un vero e proprio appello o cross-appello dinanzi alla Commissione.

Il Tribunale ricorda che il potere di riforma di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non gli consente di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione su questioni su cui quest’ultima non si è mai pronunciata. Se il Tribunale avesse ritenuto erronea la decisione impugnata, avrebbe dovuto annullarla e rinviare la causa alla Commissione per l’esame degli ulteriori motivi di nullità.

Irrilevanza dell’argomento fondato sul diritto a un ricorso effettivo

Giuliani SpA invocava l’articolo 47 della Carta, sostenendo che una declaratoria di inammissibilità avrebbe sacrificato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e tempestiva. Il Tribunale respinge tale argomento, osservando che l’articolo 47 non modifica il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati né le regole di ricevibilità dei ricorsi diretti.

Il fatto che il marchio fosse stato registrato nel 2005 e la domanda di nullità proposta solo nel 2018 confermava, secondo il Tribunale, che il pregiudizio lamentato era in larga parte imputabile alla stessa interveniente, che aveva atteso molti anni prima di agire.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il cross-claim irricevibile. Giuliani SpA è condannata alle spese relative al cross-claim, mentre ciascuna delle parti sopporta le spese connesse alla domanda di intervento di Swisscos nel solo ambito del cross-claim, ormai privo di oggetto.

Principio ricavabile

In materia di marchi UE, l’interveniente nel giudizio di annullamento contro una decisione della Commissione di ricorso non può usare il cross-claim per ottenere l’esame di motivi di nullità non decisi dalla Commissione quando la decisione impugnata ha già accolto integralmente le sue pretese. Un simile ricorso è inammissibile sia per mancanza di interesse ad agire sia perché altera l’oggetto del giudizio e pretende dal Tribunale un esame che spetta, in prima battuta, all’organo amministrativo competente.