Tribunale, Sentenza T-372/20

Revoca del marchio UE JUVEDERM per asserito mancato uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se l’uso provato del segno JUVEDERM per filler dermici iniettabili sia idoneo a evitare la revoca per una specifica parte dei prodotti rivendicati, nonché il rilievo dell’erronea classificazione merceologica e del consenso all’uso da parte di terzi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio denominativo JUVEDERM era stato registrato nel 2002 per prodotti della classe 10, tra cui "medical and surgical apparatus and instruments, dermal implants, biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles, artificial skin for surgical purposes, prostheses". Nel 2016 Dermavita aveva chiesto la revoca del marchio per mancato uso genuino continuato per cinque anni ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda e revocato il marchio, ritenendo provato l’uso solo per prodotti di classe 5 e non per i prodotti di classe 10. In appello, la commissione di ricorso aveva invece accolto parzialmente il gravame del titolare: aveva mantenuto la revoca per vari prodotti di classe 10, ma aveva respinto la domanda di revoca per "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles".

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due parti:

• insufficiente motivazione e erronea valutazione del fatto che il marchio sarebbe stato usato per i prodotti rivendicati come "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles";
• mancanza di prova che il marchio fosse stato usato da terzi con il consenso del titolare.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca risale al 25 ottobre 2016, il merito è disciplinato dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 2868/95, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama in particolare:

• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
• la regola 22, paragrafo 3, e la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 sulla prova dell’uso;
• l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 33 del regolamento 2017/1001 sulla classificazione Nice.

Ragionamento sul primo profilo: motivazione e qualificazione dell’uso

Quanto alla motivazione, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata fosse sufficientemente chiara. Dalla lettura complessiva dei suoi paragrafi emergeva che la commissione di ricorso aveva considerato il marchio usato come marchio ombrello per filler dermici iniettabili contenenti acido ialuronico, destinati a levigare le rughe e a dare volume al viso. Tali elementi consentivano di comprendere perché quei prodotti fossero stati ricondotti alla formula "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles".

Nel merito, il Tribunale ricorda che l’uso genuino richiede un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, ossia garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi e consentire la creazione o il mantenimento di uno sbocco di mercato; non è sufficiente un uso meramente simbolico. Nel caso concreto, i filler dermici iniettabili erano prodotti farmacologici somministrati per iniezione, con effetti sull’idratazione della pelle e sulla riduzione delle rughe, contenenti acido ialuronico.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui tali prodotti non sarebbero "sostanze" perché commercializzati in siringhe preriempite: il contenitore non muta la natura del prodotto contenuto, che resta una sostanza iniettabile. Respinge anche il richiamo della ricorrente a normative UE su medicinali e dispositivi medici, osservando che la qualificazione di un prodotto ai fini di altri settori del diritto dell’Unione non è decisiva per la classificazione nel sistema dei marchi, che segue la classificazione di Nizza.

Il Collegio valorizza inoltre il carattere biocompatibile del prodotto, desumibile dalle caratteristiche dell’acido ialuronico, dalla sua integrazione tissutale e dalla sua biodegradabilità. Conclude quindi che la commissione di ricorso non aveva errato nel ritenere provato l’uso del marchio per "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles".

Ragionamento sulla classificazione in classe 10 o 5

Il Tribunale affronta poi l’argomento secondo cui i prodotti utilizzati sarebbero in realtà collocabili in classe 5 e non in classe 10, con conseguente impossibilità di far valere l’uso rispetto alla registrazione originaria.

Richiamando la funzione esclusivamente amministrativa della classificazione Nice, il Tribunale afferma che un errore nella collocazione di classe non basta a fondare la revoca se il marchio è stato effettivamente usato per i prodotti concretamente rivendicati. La classificazione non determina, di per sé, la natura dei prodotti né i loro rapporti di somiglianza o dissimilarità.

Sottolinea anche che l’espressione "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles" era sufficientemente chiara e precisa per individuare i prodotti. Il fatto che nell’elenco alfabetico della classe 5 compaiano prodotti analoghi non consentiva di censurare la scelta di una diversa formulazione al momento della domanda di registrazione, né di invalidare l’uso effettivo accertato.

Ragionamento sul consenso all’uso da parte di terzi

Quanto alla seconda parte del motivo, il Tribunale osserva che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 equipara all’uso da parte del titolare l’uso effettuato con il suo consenso. La questione del consenso non era stata sollevata dalla ricorrente nel procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso, e ciò giustifica anche il fatto che la decisione impugnata non l’avesse affrontata espressamente.

Inoltre, l’uso del marchio da parte di società appartenenti allo stesso gruppo del titolare fa presumere il consenso del titolare. La ricorrente non aveva fornito elementi concreti idonei a mettere in dubbio l’autenticità delle dichiarazioni testimoniali prodotte né a infirmare tale presunzione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente a sopportare le spese del giudizio davanti al Tribunale. Quanto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, osserva che esse restano regolate dalla decisione impugnata, che aveva disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, ai fini della revoca per non uso, ciò che conta è l’uso effettivo del marchio per i prodotti sostanzialmente corrispondenti a quelli rivendicati, non la perfetta corrispondenza formale della classe Nice indicata in registrazione. Ribadisce inoltre che l’uso da parte di una società del medesimo gruppo può essere considerato uso con il consenso del titolare, salvo prova contraria specifica.