Tribunale, Sentenza T-74/23

Marchio UE: uso genuino del marchio anteriore e prova dell’uso anche in forma combinata o tramite social media nell’ambito di un’opposizione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione fondata su un marchio anteriore. Al centro vi è la verifica dell’uso genuino del segno anteriore e il rilievo probatorio di materiale promozionale, confezioni di prodotto e attività sui social media.

Fatti e procedimento amministrativo

Caramé Holding AG aveva designato l’Unione europea in una registrazione internazionale figurativa per prodotti di classe 3. Oriflame Cosmetics AG aveva proposto opposizione sulla base di una registrazione internazionale anteriore per un segno figurativo costituito dalla lettera "O". Su richiesta dell’interessata, EUIPO aveva chiesto la prova dell’uso genuino del marchio anteriore; la Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo non provato l’uso del marchio anteriore né autonomamente né in combinazione con altri elementi.

Normativa rilevante e diritto applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 1º marzo 2016, si applica sul piano sostanziale il regolamento n. 207/2009, mentre sul piano procedurale trovano applicazione il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento delegato (UE) 2018/625. Vengono in rilievo, in particolare, l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del medesimo regolamento e l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625.

Questione decisa dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse mal valutato le prove, perché queste dimostravano l’uso del marchio anteriore:

• come marchio autonomo su prodotti, confezioni, materiali commerciali e siti internet;
• in combinazione con altri elementi, senza alterarne il carattere distintivo;
• sui social media, nell’ambito di una strategia commerciale coerente.

Inoltre, chiedeva che il Tribunale annullasse la decisione impugnata e riformasse la decisione amministrativa, accogliendo l’opposizione.

Ragionamento della Corte: uso genuino e valutazione globale delle prove

Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’uso genuino del marchio: l’uso deve essere pubblico e rivolto al mercato, in funzione essenziale di garantire l’origine commerciale dei prodotti, ed essere dimostrato con elementi oggettivi e solidi, valutati complessivamente e non isolatamente.

Il Tribunale osserva che il fascicolo amministrativo conteneva numerosi elementi che mostravano l’uso del marchio anteriore non solo in forma combinata, ma anche da solo, ad esempio:

• su un rossetto, sul tappo del prodotto;
• su altre confezioni di cosmetici e di profumi;
• in estratti di cataloghi relativi a più Stati membri;
• in fotografie e screenshot di siti web nazionali;
• in articoli e post sui social media.

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso non poteva limitarsi ad affermare che non vi fosse prova dell’uso autonomo del segno, trascurando elementi rilevanti già prodotti e richiamati nei motivi di appello. In particolare, non era corretto escludere senza adeguato esame il valore probatorio dell’uso sui social media, che nel settore della cosmetica rappresenta un mezzo di promozione e commercializzazione effettivamente rilevante.

Uso del marchio in forma differente ma non alterata

Il Tribunale ribadisce che la prova dell’uso genuino può includere anche l’uso del marchio in una forma che differisca da quella registrata, purché gli elementi diversi non ne alterino il carattere distintivo. Nel caso concreto, l’uso del segno come lettera stilizzata o come elemento visibile su tappi e confezioni era idoneo a far percepire il collegamento con l’impresa titolare e con l’origine dei prodotti.

Esito: annullamento ma non riforma dell’atto

La decisione della Commissione di ricorso viene annullata perché viziata da errore di valutazione nella parte in cui concludeva che la prova prodotta non dimostrava l’uso genuino del marchio anteriore come registrato. Tuttavia, il Tribunale respinge le domande di riforma: non può infatti sostituirsi alla Commissione di ricorso su questioni di merito che quest’ultima non ha ancora esaminato, in particolare sui motivi di opposizione ex articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

• l’uso genuino può risultare da un uso del marchio sia autonomo sia in combinazione con altri elementi;
• la prova va apprezzata globalmente, senza frammentare gli indizi;
• l’uso sui social media può essere rilevante se inserito nella strategia commerciale del titolare;
• il potere di riforma del Tribunale è limitato ai casi in cui la soluzione di merito sia già desumibile dagli accertamenti compiuti dall’EUIPO.