Tribunale, Sentenza T-512/21

Revoca di un marchio UE per mancato uso effettivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca di un marchio figurativo UE denominato EPSILON TECHNOLOGIES. Il contenzioso verte sulla prova dell’uso effettivo del marchio per servizi della classe 35 e, in particolare, sulla possibilità di far valere un uso in forma leggermente diversa da quella registrata.

Fatti e svolgimento del procedimento

Epsilon Technologies, SL aveva ottenuto nel 2010 la registrazione del marchio figurativo UE n. 008914855 per vari servizi di classe 35, tra cui ricerche di marketing, comunicazione aziendale, gestione del mercato, promozione delle vendite e consulenza gestionale. Nel 2019 Epsilon Data Management LLC ha chiesto la revoca del marchio per mancato uso effettivo nel quinquennio rilevante, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

La Cancellation Division ha revocato il marchio solo parzialmente. Successivamente, la commissione di ricorso EUIPO ha riunito i ricorsi delle parti e ha confermato l’uso effettivo del marchio per alcuni servizi, annullando in parte la revoca. In particolare, ha ritenuto provato l’uso per: ricerche di marketing; comunicazione aziendale relativa alla gestione d’impresa; gestione del mercato via mezzi di trasmissione dati; consulenza in materia di gestione del mercato e promozione delle vendite; consulenza di gestione d’impresa. Ha invece confermato la revoca per altri servizi, tra cui advertising e servizi relativi alla selezione del personale.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva essenzialmente che:

• il marchio non fosse stato usato nella forma registrata, poiché il segno usato sarebbe stato una semplice stilizzazione che alterava il carattere distintivo;
• le prove presentate non dimostrassero l’uso del marchio per tutti i servizi per cui la commissione di ricorso aveva riconosciuto l’uso effettivo.

Il Tribunale ha quindi esaminato:

• se l’uso di un segno modificato potesse integrare uso del marchio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001;
• se la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare l’uso effettivo del marchio per i servizi di cui trattasi, in conformità all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, secondo cui i diritti del titolare di un marchio UE sono dichiarati decaduti se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi per i quali è registrato, salvo giusti motivi.

Richiama inoltre l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dello stesso regolamento, che considera uso del marchio anche l’uso in una forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo, anche se la forma effettivamente usata è anch’essa registrata a nome del titolare.

Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale fa riferimento all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625, che impone di dimostrare luogo, tempo, portata e natura dell’uso.

Ragionamento del Tribunale sull’uso in forma modificata

Il Tribunale osserva che il marchio registrato era composto da elementi denominativi e figurativi. Sottolinea che, in linea di principio, gli elementi verbali sono più distintivi di quelli figurativi e che, nel caso concreto, la componente dominante e distintiva era il termine "epsilon", mentre "technologies" aveva carattere generico o comunque secondario. Anche gli elementi figurativi, come il cuore tra due parentesi quadrate e le linee orizzontali, sono stati ritenuti decorativi e privi di capacità distintiva autonoma.

Confrontando il marchio registrato con il segno effettivamente utilizzato, il Tribunale rileva differenze nell’impaginazione, nell’uso di maiuscole/minuscole, nel colore della parola "technologies" e nell’omissione degli elementi figurativi. Tuttavia, considera tali differenze marginali, perché non incidono sugli elementi dominanti e distintivi del marchio, in particolare sulla componente "epsilon", che rimane identica nella sostanza e nella presentazione cromatica essenziale.

Ne deriva che l’uso del segno nella forma impiegata sul mercato integra uso del marchio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il fatto che la forma usata fosse anche registrata come altro marchio del titolare è stato ritenuto irrilevante.

Ragionamento sull’uso per i servizi registrati

Per i servizi di ricerche di marketing, comunicazione aziendale, gestione del mercato via mezzi di trasmissione dati e consulenza di gestione d’impresa, il Tribunale osserva che il ricorrente si era limitato a contestazioni generiche, senza individuare specifici errori della commissione di ricorso. Poiché la premessa principale dell’assenza di uso nella forma registrata è stata respinta, anche questa censura è stata rigettata.

Quanto alla categoria "market management consultancy: sales promotion", il ricorrente sosteneva che la prova riguardasse solo una sotto-categoria, ossia semplici ricerche di mercato. Il Tribunale respinge l’argomento sulla base delle fatture e delle descrizioni dei servizi prodotti, che indicavano attività più ampie: brand tracking, content plan performance, KPI sui social media, analisi del comportamento dei consumatori, best practice analysis, benchmarking dei concorrenti, lead generation digitale, ricerche sui social media, analisi dei marchi del cliente e dei concorrenti, attività di contact center e investimenti su piattaforme di comunicazione digitale.

Da tali elementi il Tribunale conclude che l’uso del marchio era provato non solo per singole attività isolate, ma per l’intera categoria di servizi di consulenza di mercato e promozione delle vendite. Precisa inoltre che non è necessario dimostrare il successo economico o l’efficacia concreta delle prestazioni: la nozione di uso effettivo non coincide con una verifica del risultato commerciale o della bontà della strategia d’impresa.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere che il marchio fosse stato usato in forma non alterante del carattere distintivo e che vi fosse prova sufficiente dell’uso per i servizi di classe 35 indicati nella decisione impugnata.

Conseguentemente, la domanda del ricorrente volta a ottenere l’annullamento della decisione EUIPO è respinta, e il ricorrente è condannato alle spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce due principi utili in materia di marchi UE:

• l’uso del marchio in una forma leggermente diversa, se non altera il carattere distintivo, è idoneo a conservare il diritto di marchio;
• ai fini dell’uso effettivo, è sufficiente una prova complessiva e coerente dell’utilizzo commerciale del segno per i servizi registrati, senza dover dimostrare successo di mercato o risultati economici specifici.