Tribunale, Sentenza T-201/20

Opposizione al marchio figurativo GHISU e tutela del marchio collettivo CHIANTI CLASSICO

La sentenza riguarda un ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo destinato a bevande alcoliche. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, con particolare attenzione alla notorietà del marchio anteriore e al rischio di indebito vantaggio.

Fatti e procedimento amministrativo

Berebene Srl aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti della classe 33, ossia «bevande alcoliche (escluse le birre)». Il Consorzio vino Chianti Classico ha proposto opposizione fondandosi su un marchio collettivo italiano figurativo anteriore, registrato per vini della classe 33, invocando in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001. La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e la prima commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo provata la notorietà del marchio anteriore e sussistente il rischio di indebito vantaggio.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 21 settembre 2017, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento n. 2015/2424. I richiami della commissione di ricorso e dell’EUIPO al regolamento n. 2017/1001 vanno dunque letti come riferiti alla disposizione corrispondente, di tenore identico, del regolamento n. 207/2009. La controversia si concentra sull’articolo 8, paragrafo 5, relativo ai marchi notori e alla protezione contro l’uso senza giusto motivo che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente ha contestato la decisione impugnata sotto tre profili principali:

• errata comparazione dei segni in conflitto;
• errata valutazione dell’esistenza di un nesso tra i segni nella mente del pubblico di riferimento;
• errata conclusione sulla sussistenza di un rischio di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore.

Somiglianza tra i segni in conflitto

Il Tribunale richiama la distinzione tra l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5: in entrambi i casi la somiglianza tra i segni si valuta in base all’impressione complessiva e può essere visiva, fonetica o concettuale, ma per il paragrafo 5 non è necessario un rischio di confusione; è sufficiente che il pubblico stabilisca un nesso tra i marchi.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva rilevato che entrambi i segni contenevano un elemento figurativo costituito da un gallo, rappresentato in modo molto simile e dominante rispetto agli elementi denominativi. Sul piano visivo aveva riconosciuto una somiglianza medio-bassa, dovuta soprattutto alle parti figurative. Sul piano fonetico aveva osservato che un confronto era difficile, senza assumere una posizione definitiva. Sul piano concettuale aveva ravvisato una somiglianza di grado intermedio, poiché entrambi i segni evocano immediatamente il concetto di gallo.

Il Tribunale respinge la critica di vaghezza e contraddittorietà: la commissione di ricorso ha effettuato una comparazione concreta e globale, conforme alla giurisprudenza. Inoltre, la natura collettiva del marchio anteriore e quella individuale del marchio richiesto non incidono sulla valutazione della somiglianza concettuale, che si fonda sulla percezione del pubblico di riferimento e segue gli stessi criteri applicabili ai marchi individuali.

Nesso tra i marchi nella mente del pubblico

Il Tribunale ribadisce che il nesso richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5, si ha quando il pubblico, pur non confondendo i segni, collega mentalmente il marchio richiesto al marchio anteriore notorio. La valutazione va compiuta globalmente tenendo conto del grado di somiglianza, del livello di notorietà, del carattere distintivo del marchio anteriore, della natura dei prodotti e del pubblico interessato.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva valorizzato la somiglianza visiva e concettuale, l’identità dei prodotti rilevanti e l’elevata notorietà del marchio anteriore, anche rafforzata dall’uso protratto nel tempo. Le obiezioni della ricorrente sono state ritenute irrilevanti o inoperative:

• il richiamo alla DOCG «Vermentino di Gallura» non incide, perché il disciplinare invocato riguarda un diverso marchio collettivo e non il segno oggetto della controversia;
• non rilevano i marchi o i segni diversi da quelli oggetto dell’opposizione;
• le modalità concrete di apposizione dei segni sulle bottiglie non sono decisive in una valutazione prospettica;
• conta la domanda di registrazione, non l’uso effettivo, sicché i prodotti richiesti, molto ampi, comprendono anche quelli coperti dal marchio anteriore.

Il Tribunale conclude che era corretta la constatazione dell’esistenza di un nesso tra i segni in conflitto.

Indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore

La Corte chiarisce che il terzo tipo di rischio contemplato dall’articolo 8, paragrafo 5, riguarda il trasferimento al marchio richiesto dell’immagine, del prestigio o delle qualità positive proiettate dal marchio anteriore, con conseguente agevolazione commerciale non giustificata. Non occorre provare un pregiudizio effettivo e attuale: è sufficiente un rischio futuro non ipotetico, ricavabile anche mediante deduzioni logiche e circostanze del caso.

Nel caso concreto, il Tribunale sottolinea che la notorietà del marchio anteriore non è contestata e che esso possiede anche un carattere distintivo intrinseco, rafforzato dall’uso. L’uso di un segno simile per prodotti identici può quindi far sì che il pubblico associ il marchio richiesto all’eccellenza, al prestigio e al legame territoriale del marchio notorio, consentendo al richiedente di sfruttare senza corrispettivo gli investimenti e lo sforzo commerciale del titolare del marchio anteriore.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Berebene Srl e la condanna alle spese. Non è stato necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e in parte del terzo capo di conclusioni, contestata dall’EUIPO.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nel regime dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea:

• non serve un rischio di confusione;
• è sufficiente una somiglianza idonea a generare un nesso mentale tra i segni;
• la notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore sono fattori decisivi;
• l’uso di un segno simile per prodotti identici può costituire indebito vantaggio anche in assenza di prova di un pregiudizio effettivo, se il rischio è concreto e non meramente ipotetico.