Tribunale, Sentenza T-121/24

Nullità di marchi UE per malafede del depositante

La pronuncia riguarda otto cause riunite dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, relative alla domanda di dichiarazione di nullità di diversi marchi dell’Unione consistenti in segni figurativi raffiguranti tre caratteri cinesi e nel marchio denominativo "WANG LAO JI". Il contenzioso verte sulla sussistenza della malafede al momento del deposito, quale motivo assoluto di invalidità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Fatti e iter procedurale

Nel 2009-2014 Multi Access Ltd aveva depositato i marchi contestati per prodotti e servizi delle classi 5, 29, 30, 32, 33 e 35, comprendenti, tra l’altro, erbe cinesi, medicinali, tè, bevande e servizi di vendita al dettaglio. I marchi erano poi stati registrati tra il 2009 e il 2015. Nel 2018 Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd aveva chiesto la dichiarazione di nullità di tutti i marchi, sostenendo che Multi Access avesse agito in malafede. La Cancellation Division aveva respinto le domande e la quarta commissione di ricorso di EUIPO aveva confermato il rigetto con decisioni del 19 dicembre 2023.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Sosteneva che EUIPO avesse interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di malafede, avesse trascurato il contesto storico e contrattuale tra le parti e non avesse considerato varie prove relative a presunte condotte disoneste dell’interveniente o di soggetti ad essa collegati.

Normativa applicabile e ammissibilità delle prove

Il Tribunale ha precisato che, poiché i depositi dei marchi risalivano al periodo 2009-2014, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009; mentre sul piano processuale si applicava il regolamento n. 2017/1001. Ha poi ricordato che il sindacato del Tribunale sugli atti delle commissioni di ricorso è limitato al contesto fattuale e giuridico esistente davanti a tali commissioni, con conseguente irricevibilità delle prove nuove non dedotte in sede amministrativa, salvo casi eccezionali.

Il Tribunale ha quindi dichiarato irricevibili varie prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta davanti ad esso, tra cui documenti societari, articoli di stampa, un giudizio di un tribunale di Hong Kong e successivi documenti interni o decisioni del 2021-2024, ritenendo che non riguardassero fatti notori o che non fosse stata giustificata la tardività della produzione. È stato invece ammesso un documento già prodotto in sede EUIPO.

Nozione di malafede e criteri di valutazione

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, il Tribunale ha ribadito che la malafede implica un intento disonesto e deve essere valutata globalmente, in modo oggettivo, sulla base di tutte le circostanze pertinenti. Tra gli elementi rilevanti possono figurare: la conoscenza da parte del depositante dell’uso di un segno identico o simile da parte di terzi, l’intenzione di impedirne l’uso e il grado di protezione giuridica del segno altrui. Tuttavia, tali fattori non sono tassativi e possono assumere rilievo anche altre circostanze, come l’origine del segno, il suo uso, la logica commerciale del deposito e la cronologia degli eventi.

Valutazione del Tribunale sul caso concreto

Il Tribunale ha ritenuto che le critiche della ricorrente mirassero, in sostanza, a contestare gli accertamenti di fatto compiuti da EUIPO più che l’interpretazione giuridica della nozione di malafede. Ha osservato che la ricorrente non contestava vari elementi centrali, in particolare:

• l’esistenza di una storica ripartizione dei diritti sul segno dei tre caratteri cinesi tra il ramo cinese continentale e quello di Hong Kong;
• la presenza di marchi identici o analoghi già registrati dall’interveniente in Francia e nel Regno Unito prima dei depositi contestati;
• la conoscenza, da parte del gruppo della ricorrente, dell’uso di tali marchi all’estero già almeno dal 2002, in forza di accordi di licenza e di uso;
• l’assenza di prova che la separazione dei mercati del 1913 impedisse all’interveniente di estendere i propri diritti nell’Unione.

Il Tribunale ha inoltre affermato che, in tale contesto, la circostanza che l’interveniente fosse già titolare di marchi in alcuni Stati membri poteva legittimamente essere letta come indice di una normale strategia commerciale di estensione della tutela all’Unione. La ricorrente non aveva dimostrato, con prove ammissibili, che l’interveniente intendesse appropriarsi indebitamente della reputazione altrui o bloccare l’uso del segno in modo contrario alle pratiche oneste.

Irrilevanza delle decisioni estere e delle ulteriori censure

Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti, per la valutazione della malafede nel diritto UE, la decisione del CIETAC su contratti di licenza aggiuntivi, alcune decisioni di autorità cinesi in materia di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale, nonché una decisione dell’Ufficio brevetti delle Filippine. Tali atti riguardavano contesti fattuali e giuridici differenti e, nel caso della decisione filippina, l’assenza di precedenti registrazioni dell’interveniente in quella giurisdizione.

Sono state altresì respinte le censure fondate su presunte violazioni del "Letter of Administration" del 1988, di un diritto di prelazione contrattuale e sulla pretesa falsità di un’affidavit, poiché tali profili non erano stati dedotti davanti a EUIPO e non costituivano fatti notori. Analogamente, è stata respinta la tesi secondo cui i marchi sarebbero stati depositati senza intenzione di uso, perché non supportata da elementi oggettivi, pertinenti e concordanti.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi, confermando le decisioni di EUIPO che avevano negato la nullità dei marchi contestati. La ricorrente è stata condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso secondo il dispositivo delle decisioni impugnate.