Tribunale, Sentenza T-218/22

Marchio UE figurativo rappresentante un quadrato blu con cerchi concentrici neri: nullità parziale e criterio di valutazione della forma tecnica

La pronuncia riguarda due ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Il caso verte sull’applicazione del motivo assoluto di nullità relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del bene necessaria a ottenere un risultato tecnico.

Parti e svolgimento del procedimento

Roxtec AB aveva ottenuto la registrazione del marchio figurativo nel 2009 per vari prodotti delle classi 6, 17 e 19. Wallmax Srl aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando, tra l’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento n. 2017/1001.

La divisione di annullamento aveva dichiarato il marchio nullo per tutti i prodotti; la commissione di ricorso aveva invece confermato la nullità solo per alcuni prodotti della classe 19 e annullato la decisione per altri prodotti delle classi 6, 17 e 19, rinviando la causa alla divisione di annullamento per un ulteriore esame.

Eccezione di inammissibilità nella causa T-218/22

Nel corso dell’udienza Roxtec ha ritirato la propria domanda principale. Il Tribunale rileva che la società chiedeva, in sostanza, la cancellazione di una frase contenuta nella motivazione della decisione impugnata. Poiché solo il dispositivo è idoneo a produrre effetti giuridici e a ledere la parte, mentre i soli rilievi motivazionali non sono autonomamente impugnabili, il ricorso di Roxtec viene dichiarato manifestamente irricevibile.

Questione di diritto nella causa T-219/22

Wallmax proponeva un unico motivo, sostenendo che la commissione di ricorso avesse interpretato erroneamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 2017/1001 nel ritenere che la valutazione della necessità della forma rispetto a una funzione tecnica dovesse essere effettuata in relazione ai beni per i quali il marchio è registrato. Secondo Wallmax, la verifica avrebbe dovuto essere svolta in modo astratto, indipendentemente dai prodotti o servizi designati.

Normativa applicabile e interpretazione della disposizione

Il Tribunale osserva che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 7 novembre 2008, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso aveva perciò correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), di tale regolamento, il quale esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del bene necessaria a ottenere un risultato tecnico.

Il Tribunale afferma che il testo della disposizione non consente di prescindere dai beni rivendicati. Inoltre, alla luce della giurisprudenza, i motivi di rifiuto o nullità dell’articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati in funzione dell’interesse pubblico sottostante. Nel caso del motivo tecnico, tale interesse consiste nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali che i concorrenti dovrebbero poter liberamente utilizzare.

Valutazione in concreto dei beni rivendicati

Il Tribunale conferma che, per verificare se una forma sia esclusivamente necessaria a ottenere un risultato tecnico, occorre identificare le caratteristiche essenziali del segno e poi controllare se tali caratteristiche svolgano effettivamente una funzione tecnica rispetto ai beni concreti interessati.

Nel caso di specie, le caratteristiche essenziali del marchio erano costituite da:

• sette cerchi neri concentrici su sfondo quadrato blu, distanziati tra loro quanto la loro larghezza;
• un ulteriore cerchio nero più interno che racchiude un cerchio maggiore.

La figura rappresentava la sezione frontale di un modulo di tenuta, nel quale gli strati concentrici removibili consentono di adattare l’apertura al diametro del cavo o del tubo da inserire, garantendo una chiusura ermetica. Per i prodotti in classe 19 corrispondenti a "non-metallic cable and pipe penetration seals" e "cable and pipe penetration seals, made of plastic or rubber", il Tribunale conferma che il marchio consisteva esclusivamente nella forma necessaria a ottenere il risultato tecnico perseguito.

Per gli altri prodotti, invece, la commissione di ricorso aveva correttamente escluso la sussistenza del motivo di nullità, perché non era stato dimostrato che la forma rappresentata fosse funzionalmente necessaria per:

• i sigilli e telai metallici della classe 6;
• i telai in plastica o gomma della classe 17;
• i tubi rigidi non metallici per l’edilizia e i telai non metallici della classe 19.

Il Tribunale sottolinea che Wallmax non aveva allegato né provato che anche uno solo di tali prodotti potesse assumere la forma del marchio contestato e produrre, in tale forma, il risultato tecnico perseguito.

Irrilevanza dell’argomento sulla confondibilità

Wallmax invocava anche il possibile rischio di confusione che Roxtec avrebbe potuto far valere contro i propri moduli di tenuta. Il Tribunale respinge l’argomento, precisando che i motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 riguardano le qualità intrinseche del segno e non circostanze attinenti a una possibile confusione sul mercato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge entrambe le azioni. Nella causa T-218/22, applica l’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura e dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, tenuto conto dell’errore riconosciuto da EUIPO nella motivazione della decisione impugnata. Nella causa T-219/22, Wallmax, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

Il principio centrale della sentenza è che il motivo assoluto di nullità previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 va esaminato per ciascun bene rivendicato e non in astratto: una forma è esclusa dalla registrazione solo se, rispetto a quel bene specifico, le sue caratteristiche essenziali servono esclusivamente a conseguire un risultato tecnico.