Tribunale, Ordinanza T-571/24

Marchio UE: ammissibilità di prove tardive sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore prodotte per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Il tema centrale è l’ammissione, in fase di appello amministrativo, di prove dell’uso effettivo di un marchio anteriore riferite a un secondo periodo rilevante, prodotte per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

Updike eCom GmbH aveva chiesto la declaratoria di nullità del segno figurativo contestato, corrispondente a un marchio internazionale designante l’Unione europea di titolarità di Pic Corp., per prodotti delle classi 5 e 21. La domanda si fondava sul marchio verbale anteriore dell’Unione europea PIC, registrato nel 2004 e rinnovato fino al 2032, anch’esso per prodotti delle classi 5 e 21.

Pic Corp. aveva chiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, con riferimento a due periodi:

• i cinque anni anteriori all’apertura del procedimento di nullità del 29 agosto 2022;
• i cinque anni anteriori alla data di priorità del 19 giugno 2017.

Dinanzi alla divisione competente, l’interveniente aveva prodotto prove relative solo al primo periodo. La Cancellation Division aveva quindi respinto la domanda di nullità, osservando che le prove fornite non riguardavano il secondo periodo. In appello, tuttavia, Updike eCom GmbH aveva depositato nuove prove relative a tale secondo periodo, che la Commissione di ricorso ha ritenuto ammissibili e sufficienti, sul piano processuale, per rinviare la causa alla prima istanza per l’esame nel merito dell’uso effettivo nei due periodi rilevanti.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente lamentava quattro vizi principali:

• violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, per avere la Commissione di ricorso ammesso prove sul secondo periodo rilevante non prodotte tempestivamente;
• difetto di motivazione, in violazione dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001;
• violazione dei limiti dell’esame e del contraddittorio, poiché la Commissione avrebbe richiamato un presunto "oversight" dell’interveniente senza che quest’ultima lo avesse dedotto e senza consentire osservazioni sul punto;
• violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quale base del motivo di nullità fondato sulla confondibilità con il marchio anteriore;
• l’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, sulla prova dell’uso effettivo richiesta dal titolare del marchio contestato;
• l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente a EUIPO di non prendere in considerazione fatti o prove presentati tardivamente;
• l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che condiziona l’ammissione in appello di prove tardive alla loro pertinenza prima facie e alla sussistenza di motivi validi, in particolare quando esse integrino prove già tempestivamente versate;
• l’articolo 94 del regolamento 2017/1001, in tema di motivazione delle decisioni EUIPO.

Ragionamento del Tribunale sulla motivazione

Il Tribunale esclude innanzitutto il difetto di motivazione. La decisione impugnata esponeva, ai paragrafi 27-31, le ragioni dell’ammissione delle nuove prove: la loro pertinenza potenziale per l’esito della controversia, il loro carattere integrativo rispetto a materiale già prodotto e il contesto specifico derivante da procedimenti paralleli, che rendeva non incomprensibile l’omissione iniziale.

Il Tribunale aggiunge che il contesto complessivo della decisione, incluso il richiamo alle spiegazioni fornite dall’interveniente al momento del deposito delle prove, consentiva di comprendere adeguatamente la ratio della scelta processuale compiuta dalla Commissione di ricorso.

Ragionamento del Tribunale sull’ammissione delle prove tardive

Il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 non vieta in assoluto la produzione tardiva di prove, ma attribuisce a EUIPO un ampio potere discrezionale se tenerne conto o meno. Tale potere è disciplinato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che richiede due condizioni cumulative:

• che le prove siano, prima facie, idonee a incidere sull’esito della causa;
• che non siano state prodotte in tempo utile per motivi validi, in particolare perché integrano fatti e prove già tempestivamente presentati.

Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che le prove prodotte in appello fossero rilevanti, poiché volte a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore nel secondo periodo rilevante. Inoltre, la giurisprudenza richiamata conferma che una prova può essere considerata supplementare anche se riguarda un periodo diverso, purché sia collegata a prove già versate in tempo utile e ne completi il contenuto.

Il Tribunale richiama, a sostegno, la giurisprudenza PRIMED e successiva, precisando che il carattere complementare costituisce un motivo autonomo idoneo a giustificare l’esame di prove tardive in appello. Nel caso concreto, le nuove prove non erano isolate, ma supportavano, spiegavano e contestualizzavano quelle relative al primo periodo rilevante già prodotte davanti alla prima istanza.

Ragionamento sul presunto "oversight" e sul contraddittorio

Quanto al terzo motivo, il Tribunale osserva che il riferimento della Commissione di ricorso a un possibile "oversight" non incide sulla legittimità della decisione. Anche se l’interveniente non aveva qualificato espressamente la propria omissione in quei termini, ciò non mette in discussione l’accertamento principale: l’esistenza di motivi validi per ammettere le prove ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Pertanto, tale passaggio non altera l’esito del controllo di legittimità né comporta una violazione sostanziale del contraddittorio.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il Tribunale respinge il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Quanto alle spese:

• Pic Corp. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente Updike eCom GmbH;
• EUIPO sopporta le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, non verificatasi.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, la Commissione di ricorso dell’EUIPO può ammettere documenti prodotti per la prima volta in appello quando siano prima facie pertinenti e complementari a prove già tempestivamente presentate, anche se relativi a un periodo rilevante diverso. L’esercizio di tale discrezionalità deve essere motivato, ma non richiede che l’omissione iniziale sia giustificata in modo formalistico se il complesso documentale consente comunque di verificare l’uso effettivo nei periodi rilevanti.