Tribunale, Sentenza T-78/25

Rifiuto di registrazione del marchio UE denominativo PAYKIT

La causa è un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo PAYKIT. La controversia riguarda l’applicazione delle cause assolute di nullità/irregistrabilità per descrittività e difetto di distintività in relazione a software, servizi finanziari e servizi SaaS/PaaS connessi ai pagamenti.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 10 ottobre 2023 Synonym Software, SA de CV, aveva depositato domanda di registrazione del marchio UE PAYKIT per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 42 della classificazione di Nizza. Le rivendicazioni comprendevano, tra l’altro, software per la generazione di chiavi crittografiche, software per pagamenti elettronici e criptovalute, servizi di elaborazione di pagamenti, servizi finanziari e servizi SaaS/PaaS relativi a software e piattaforme di pagamento.

Con decisione del 7 giugno 2024 l’esaminatore aveva respinto la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. In sede di ricorso, la Quarta commissione di ricorso aveva confermato il diniego per tutte le merci e servizi, ritenendo il segno descrittivo e quindi privo di distintività. La commissione aveva inoltre rinviato la questione dell’eventuale acquisizione di carattere distintivo tramite uso ex articolo 7, paragrafo 3, all’esaminatore, perché l’aveva già prospettata la richiedente in via subordinata.

Domande della ricorrente

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, in subordine l’annullamento parziale per i beni e servizi non direttamente connessi ai pagamenti, nonché un ordine all’EUIPO di procedere alla registrazione del marchio. Contestava, in sostanza:

• la qualificazione del segno come descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c);
• il conseguente rilievo di difetto di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
• la violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, per non aver seguito la prassi decisionale precedente dell’EUIPO e per non aver considerato la registrazione del segno nel Regno Unito.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:

• la propria competenza a ordinare all’EUIPO la registrazione del marchio;
• la sussistenza della descrittività del segno PAYKIT rispetto ai prodotti e servizi rivendicati;
• l’eventuale rilievo della prassi precedente dell’EUIPO e della registrazione del segno in un ordinamento terzo.

Competenza del Tribunale a ordinare la registrazione

Il Tribunale ha respinto la domanda volta a ottenere un ordine diretto di registrazione. Ha ricordato che, nell’esercizio del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può impartire istruzioni alle istituzioni e agli organi dell’Unione. Ne deriva il difetto di giurisdizione sul secondo capo di domanda.

Normativa rilevante e criteri di valutazione della descrittività

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente da indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. L’articolo 7, paragrafo 2, chiarisce che il divieto opera anche se il motivo di irregistrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.

Il Tribunale ribadisce il criterio consolidato: occorre verificare se esista un nesso sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotti/servizi, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni o di una loro caratteristica. La valutazione va compiuta in funzione dei prodotti e servizi considerati e della percezione del pubblico pertinente.

Valutazione del significato di PAYKIT

Il Tribunale ha confermato l’interpretazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio è composto dagli elementi inglesi "pay" e "kit". Ha ritenuto che entrambi siano vocaboli di uso comune, immediatamente comprensibili dal pubblico di lingua inglese dell’Unione, che costituisce il pubblico di riferimento nel caso di specie.

La ricorrente sosteneva che la commissione avesse attribuito a "pay" un significato errato, trasformando impropriamente il segno in "payment toolkit", e che la combinazione "pay" + "kit" non fosse grammaticalmente corretta. Il Tribunale ha respinto tali censure, osservando che:

• la decisione impugnata non identifica il marchio come "PAYMENT TOOLKIT", ma mantiene sempre il riferimento a PAYKIT;
• il significato attribuito ai due elementi lessicali è coerente con le definizioni lessicografiche richiamate;
• la combinazione di verbo e nome non è insolita in inglese e non è dimostrato che la giustapposizione sia grammaticalmente scorretta.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il pubblico percepirà PAYKIT come un riferimento a un toolkit o insieme di strumenti progettati per facilitare e ottimizzare transazioni finanziarie.

Nesso tra il segno e i prodotti/servizi rivendicati

Sul piano del rapporto tra segno e prodotti/servizi, la commissione aveva ritenuto che PAYKIT trasmettesse un messaggio meramente informativo sulla natura e la destinazione dei beni e servizi, cioè strumenti e piattaforme per i pagamenti. Il Tribunale ha approvato tale conclusione.

Ha osservato che l’insieme delle rivendicazioni delle classi 9, 36 e 42 rientra in categorie omogenee:

• nella classe 9, software generale e software per servizi finanziari, pagamenti e gestione di criptovalute;
• nella classe 36, servizi finanziari e di elaborazione dei pagamenti;
• nella classe 42, servizi di fornitura di software e piattaforme, anche per pagamenti e transazioni finanziarie.

Per ciascuna categoria il segno sarebbe immediatamente inteso come indicazione di software, servizi o piattaforme che forniscono strumenti per gestire pagamenti digitali e transazioni finanziarie, anche in ambito criptovalute e chiavi crittografiche. Il Tribunale ha pertanto escluso che il segno sia solo evocativo o allusivo: esso è direttamente descrittivo.

Motivo sulla descrittività e motivo sul difetto di distintività

Poiché il Tribunale ha confermato la descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il secondo motivo, relativo al difetto di distintività di cui alla lettera b), è stato dichiarato inoperante. Il ragionamento è quello tipico secondo cui basta uno solo dei motivi assoluti di rifiuto elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, per escludere la registrazione.

Principi di parità di trattamento e buona amministrazione

La ricorrente invocava la precedente prassi dell’EUIPO e il fatto che marchi simili fossero stati in passato registrati, almeno in parte. Il Tribunale ha ricordato che la legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata esclusivamente alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell’Unione. La prassi amministrativa dell’EUIPO non può vincolare il giudice dell’Unione.

Tuttavia, EUIPO deve considerare con particolare attenzione le decisioni già adottate in casi simili, in ossequio ai principi di parità di trattamento e buona amministrazione. Ciò non elimina però l’esigenza di un esame rigoroso e completo di ogni domanda. Nel caso concreto, poiché il segno è effettivamente rientrato in una causa di rifiuto dell’articolo 7, la ricorrente non poteva utilmente invocare precedenti decisioni favorevoli per ottenere un esito diverso.

Registrazione nel Regno Unito

Il Tribunale ha anche respinto l’argomento tratto dalla registrazione del marchio PAYKIT nel Regno Unito per beni e servizi identici. Ha ribadito il principio di autonomia del sistema del marchio UE: la registrabilità di un segno come marchio nazionale in uno Stato membro o in un paese terzo non vincola EUIPO né il giudice dell’Unione, che devono applicare solo il diritto dell’Unione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre confermato che, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza e nessuna udienza si è tenuta, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

Principi affermati

Dalla pronuncia emergono in particolare i seguenti principi:

• un segno è descrittivo se il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente come indicazione della natura o destinazione dei prodotti o servizi;
• la combinazione di termini comuni in inglese può essere descrittiva anche se non coincide con una locuzione lessicalmente ovvia, quando non produce un’impressione sufficientemente distante dalla somma dei singoli elementi;
• per la registrazione di marchi UE basta l’esistenza di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
• la prassi precedente dell’EUIPO e le registrazioni nazionali o di paesi terzi non possono prevalere sulla corretta applicazione del diritto UE.