Tribunale, Sentenza T-342/20

Marchio dell’Unione europea – opposizione basata sul segno non registrato "BASMATI"

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio figurativo contenente l’espressione "Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice". Il caso si colloca nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e concerne la possibilità di far valere, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento marchi, un segno non registrato protetto nel diritto britannico tramite l’azione di common law per abuso di denominazione (passing off).

Fatti e procedimento amministrativo

Il 14 giugno 2017 il sig. Hamid Ahmad Chakari aveva chiesto la registrazione del marchio dell’Unione europea per prodotti delle classi 30 e 31, in particolare prodotti alimentari e per foraggio a base di riso. Indo European Foods Ltd aveva presentato opposizione il 13 ottobre 2017, fondandola sul marchio denominativo non registrato BASMATI, usato nel Regno Unito per il riso. L’opposizione si basava sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001, assumendo che il diritto britannico consentisse di vietare l’uso del segno richiesto tramite passing off.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ritenendo non provato l’uso del segno anteriore nella normale prassi commerciale con portata non puramente locale. La commissione di ricorso aveva poi respinto il gravame, pur riconoscendo alcune condizioni del passing off, perché a suo avviso mancavano prove sufficienti di una presentazione ingannevole e di un pregiudizio commerciale o al carattere distintivo del termine "basmati".

Questioni preliminari: oggetto del ricorso e interesse ad agire

L’EUIPO sosteneva che il recesso del Regno Unito, e poi la fine del periodo di transizione, avessero fatto venir meno l’oggetto del procedimento e l’interesse ad agire, poiché il diritto britannico non sarebbe più rilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale respinge tale eccezione. Ricorda che l’accordo di recesso prevedeva un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 e che, durante tale fase, il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi nel Regno Unito.

Il Tribunale osserva inoltre che il controllo giurisdizionale mira alla legittimità della decisione impugnata e che, in ogni caso, l’oggetto della controversia non viene meno per un evento successivo che potrebbe incidere solo ex post sulla titolarità del segno anteriore. Ne deriva che né l’oggetto del ricorso né l’interesse ad agire sono venuti meno.

Regime normativo applicabile

Poiché la domanda di marchio era stata depositata il 14 giugno 2017, il Tribunale applica il diritto sostanziale del regolamento n. 207/2009, precisando che l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento ha contenuto identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001. Il Tribunale richiama anche la natura delle condizioni dell’articolo 8, paragrafo 4:

• l’uso nella normale prassi commerciale e la portata non puramente locale sono valutati alla luce del diritto dell’Unione;
• l’esistenza del diritto anteriore e il potere di vietare l’uso del segno successivo si valutano invece secondo il diritto nazionale che disciplina il segno invocato.

Il contenuto dell’opposizione e il passing off nel diritto inglese

L’opposizione si fondava sulla forma estensiva dell’action for passing off, richiamando l’articolo 5, paragrafo 4, del Trade Marks Act 1994. Il Tribunale ricostruisce la struttura della tutela britannica, che richiede in linea generale:

• goodwill del segno;
• presentazione ingannevole da parte dell’utilizzatore del segno successivo;
• pregiudizio al goodwill.

Nella forma estensiva, la presentazione ingannevole può consistere nel far credere al pubblico che prodotti diversi siano in qualche modo associati a una determinata origine, qualità o composizione, anche mediante l’uso di un termine descrittivo o generico improprio. Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza britannica su casi come Taittinger, Maier/ASOS e altre decisioni citate nelle motivazioni.

Ragionamento del Tribunale sulla presentazione ingannevole

Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver limitato l’analisi a una logica troppo ristretta, quasi come se fosse necessario provare che il pubblico fosse tratto in inganno sull’origine commerciale dei prodotti o che i prodotti fossero identici. Invece, nell’ambito del passing off, può essere sufficiente che il pubblico ritenga che i prodotti siano a base di riso basmati o lo contengano, anche se si tratta di prodotti diversi dal riso in senso stretto.

Il Tribunale rileva che i prodotti contestati sono tutti prodotti a base di riso o comunque molto vicini al riso basmati. Perciò, un numero non trascurabile di consumatori potrebbe credere che prodotti come farina di riso, snack a base di riso, pasta di riso o farina di riso per foraggio siano collegati al riso basmati o ne contengano effettivamente. Il Tribunale aggiunge che non è necessario dimostrare un uso effettivo del marchio contestato nel Regno Unito: ai fini dell’analisi si presume un uso leale e fittizio conforme alla specificazione dei prodotti.

Ragionamento del Tribunale sul pregiudizio al goodwill

Anche la valutazione del pregiudizio viene ritenuta errata. La commissione di ricorso aveva dato rilievo solo all’assenza di una perdita diretta di vendite per Indo European Foods, ma il Tribunale osserva che, secondo la logica del passing off, il pregiudizio può consistere anche nell’erosione del carattere distintivo, della particolarità o dell’esclusività del segno.

In altri termini, il danno non coincide necessariamente con il mancato acquisto di beni della ricorrente; può derivare dal fatto che prodotti non autenticamente basmati vengano percepiti come basmati, indebolendo il valore distintivo del termine. La presenza di una varietà riconosciuta come "super basmati" non esclude tale rischio, perché il punto decisivo è l’uso del segno per prodotti che potrebbero non contenere riso basmati autentico.

Esito del ricorso e limiti del potere di riforma

Il Tribunale accoglie il motivo unico della ricorrente e annulla la decisione della commissione di ricorso. Respinge però la domanda volta a ottenere direttamente l’accoglimento dell’opposizione, perché la commissione di ricorso non aveva esaminato compiutamente tutte le condizioni richieste dall’articolo 8, paragrafo 4; il Tribunale non può dunque sostituirsi integralmente all’organo amministrativo con una riforma nel merito.

Spese

L’EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, è condannato alle spese del giudizio davanti al Tribunale e alle spese indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale esclude invece la rifusione delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, che non rientrano tra le spese ripetibili secondo il regolamento di procedura.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• il venir meno, in corso di causa, della tutela del segno anteriore per effetto della Brexit non priva automaticamente il ricorso del suo oggetto;
• nell’articolo 8, paragrafo 4, la verifica del diritto a vietare l’uso del marchio successivo dipende dal diritto nazionale del segno invocato;
• nel passing off, la presentazione ingannevole e il pregiudizio possono sussistere anche quando i prodotti non sono identici, purché vi sia un collegamento ingannevole con la qualità, la composizione o l’origine percepita del bene;
• il pregiudizio al goodwill può consistere nell’erosione del carattere distintivo, senza necessità di provare una perdita diretta di vendite.