Cassazione Civile, Ordinanza n. 30713/2023 del 03/11/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce da due procedimenti tra le medesime parti in materia brevettuale. La società titolare di tre brevetti europei aveva prima chiesto al Tribunale di Milano misure cautelari e poi, in sede di merito, l'accertamento della contraffazione di tali brevetti da parte di una macchina industriale, con conferma dell'inibitoria e condanna al risarcimento dei danni. Successivamente la controparte aveva introdotto davanti al Tribunale di Genova un giudizio in cui domandava la nullità delle porzioni italiane degli stessi brevetti e l'accertamento negativo della contraffazione della macchina. Il Tribunale di Milano, investito dell'eccezione, ha dichiarato la continenza della causa milanese in quella genovese, assegnando termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Genova. Con il ricorso per regolamento di competenza la società titolare dei brevetti ha sostenuto che non vi fosse continenza ma litispendenza parziale: il giudice preventivamente adito a Milano avrebbe dovuto dichiararsi competente sulla domanda di contraffazione e sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., poiché nel giudizio genovese era stata cumulata anche la domanda di nullità del brevetto. La controricorrente ha chiesto il rigetto, e il Procuratore Generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Genova.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale di Milano: la causa di Milano, promossa per prima, era di accertamento positivo della contraffazione, mentre quella instaurata dopo a Genova comprendeva sia l'accertamento negativo della contraffazione sia la nullità dei brevetti. Tra accertamento positivo e accertamento negativo del medesimo diritto sussiste un rapporto di continenza, oltre che un rapporto di interdipendenza/pregiudizialità tra la domanda di nullità e quella di contraffazione. Per questo la Corte ha confermato la declaratoria di continenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Genova, dinanzi al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge, anche per le spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

• art. 39, comma 2, c.p.c.

  la continenza ricorre anche quando tra le cause vi sia un rapporto di interdipendenza o pregiudizialità, oltre che in presenza di coincidenza parziale dell'oggetto

• art. 295 c.p.c.

  invocato dal ricorrente come alternativa alla continenza, ma non applicato perché la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di continenza

• artt. 129, 130 e 131 c.p.i.

  richiamati come base della domanda cautelare di descrizione e inibitoria nel giudizio brevettuale

• art. 120, comma 3, c.p.i.

  richiamato per affermare la competenza territoriale inderogabile nelle controversie brevettuali

• artt. 1, comma 1-bis, e 4 del d.lgs. 168/2003

  richiamati per individuare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa

• art. 700 c.p.c.

  richiamato come base della tutela cautelare d'urgenza chiesta in relazione alla pretesa contraffazione

Massime di principio

• Tra azione di accertamento positivo e azione di accertamento negativo del medesimo diritto può configurarsi continenza, perché i due giudizi hanno identità soggettiva e coincidenza solo parziale dell'oggetto, essendo il petitum del primo più ampio e comprensivo del secondo.
• Ai fini della continenza rileva il contenuto intrinseco delle domande e la loro idoneità a produrre effetti incompatibili o sovrapponibili, non le sole differenze formali nel modo in cui le pretese sono formulate.
• La continenza può sussistere anche quando tra le cause vi sia un rapporto di interdipendenza o di pregiudizialità logico-giuridica, specie se le domande attengono allo stesso bene giuridico e la decisione di una dipende dalla soluzione dell'altra.
• Nel contenzioso brevettuale, la domanda di nullità del brevetto e quella di contraffazione presentano normalmente un nesso di pregiudizialità tale da rendere appropriata la disciplina della continenza quando siano proposte in giudizi separati.
• Quando il giudice preventivamente adito dichiara la continenza, la causa va riassunta davanti al giudice ritenuto competente; la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è la soluzione corretta se il rapporto tra le cause è qualificato come continenza e non come semplice pregiudizialità tra procedimenti autonomi.

Come è indicizzato