Tribunale, Sentenza T-501/18

Marchio dell’Unione europea denominativo CINKCIARZ: nullità e impedimenti assoluti

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale CINKCIARZ sia colpito dagli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio UE.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio CINKCIARZ era stato registrato nel 2015 per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 41, tra cui software, servizi bancari e finanziari, servizi di cambio valuta e servizi di editoria, formazione e intrattenimento. Currency One S.A. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che il segno fosse descrittivo e privo di carattere distintivo.

La divisione di annullamento respingeva la domanda e la quinta commissione di ricorso confermava tale esito con decisione del 18 giugno 2018. La commissione riteneva che il termine, originariamente riferito in Polonia alle persone dedite al commercio illegale di valute, avesse oggi soltanto connotazioni negative e non descrivesse in modo diretto i prodotti o servizi di cui trattasi.

Normativa applicabile

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni descrittivi;
• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, relativo ai segni privi di carattere distintivo;
• l’articolo 7, paragrafo 2, sul rilievo degli impedimenti anche se presenti in una sola parte dell’Unione;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, sulla motivazione delle decisioni dell’EUIPO.

Primo motivo: asserita descrittività per i servizi di cambio valuta

Il primo motivo verteva sulla pretesa violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), con riferimento ai servizi di cambio valuta. La ricorrente sosteneva che CINKCIARZ potesse designare un operatore che presta servizi di cambio al di fuori del circuito ufficiale e che, dunque, fosse un nome di professione liberamente utilizzabile.

Il Tribunale ricostruisce il significato del termine in base agli elementi di prova amministrativi e giunge a una duplice conclusione:

• il termine ha un’accezione storica, riferita a chi svolgeva clandestinamente cambio di valuta nella Repubblica popolare di Polonia;
• ha anche un’accezione contemporanea peggiorativa, vicina a “truffatore” o a soggetto che svolge attività illecite o disoneste.

È però escluso che il termine designi in modo neutro un’impresa o una persona che fornisce servizi di cambio valuta. Ne deriva che il segno non presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i servizi leciti di cambio valuta, perché il pubblico di riferimento, per collegarlo a tali servizi, dovrebbe superare la contraddizione tra il significato illegale del termine e la liceità del servizio.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), tutela l’interesse generale a lasciare liberi i termini descrittivi; ma qui il segno non è normalmente utilizzabile per descrivere servizi leciti, poiché presuppone attività clandestine e illegali. Il primo motivo è quindi respinto.

Secondo motivo: motivazione e altri prodotti e servizi

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava una motivazione insufficiente della decisione impugnata, sostenendo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto analizzare separatamente i prodotti e servizi diversi dal cambio valuta.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. Osserva che la stessa ricorrente aveva costruito il proprio argomento sulla premessa che il segno fosse descrittivo per i servizi di cambio valuta e, per estensione, per altri prodotti e servizi collegati a tale attività. Una volta esclusa la descrittività per il cambio valuta, la commissione poteva legittimamente adottare una motivazione globale per i prodotti e servizi ulteriori, in quanto meno strettamente collegati al termine contestato.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui è ammissibile una motivazione globale quando i prodotti o servizi presentano un collegamento sufficiente e omogeneo ai fini dell’esame dell’impedimento assoluto. Nel caso concreto, la motivazione era sufficiente e coerente con l’argomentazione svolta in sede amministrativa.

Terzo motivo: carattere distintivo

Nel terzo motivo la ricorrente contestava la decisione sotto il profilo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che un segno descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo e che la commissione non avrebbe adeguatamente valutato la percezione del pubblico.

Il Tribunale respinge il motivo. In primo luogo, cade la premessa della descrittività. In secondo luogo, la commissione di ricorso aveva effettivamente considerato la percezione del pubblico di riferimento e i prodotti/servizi interessati. Per i servizi di cambio valuta, il termine CINKCIARZ è sì allusivo, ma proprio la sua ironia, il suo effetto sorpresa e il richiamo a un’attività illecita, in contrapposizione con la liceità dei servizi offerti, impongono al consumatore uno sforzo interpretativo che conferisce originalità e capacità distintiva al segno.

Lo stesso ragionamento viene esteso ai servizi bancari e finanziari collegati e, più in generale, agli altri prodotti e servizi rivendicati, per i quali il nesso con il significato del termine è debole o assente; anche in questi casi il segno può essere percepito come originale o sorprendente, quindi distintivo.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Currency One S.A. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’EUIPO e dell’interveniente Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Principi ricavabili

La sentenza chiarisce che un termine peggiorativo o ironico collegato a un’attività illecita non è automaticamente descrittivo di servizi leciti analoghi: la descrizione presuppone una percezione immediata e diretta, non un ragionamento che trasformi il significato negativo in una designazione neutra. Inoltre, un segno che produce un effetto di sorpresa o contraddizione può conservare un sufficiente carattere distintivo, anche se evoca un ambito di attività in sé noto al pubblico di riferimento.