Tribunale, Sentenza T-7/17

Marchio dell’Unione europea: identità dei segni richiesta dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il Tribunale affronta in particolare la portata dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, relativo alla tutela del titolare del marchio contro il deposito abusivo da parte di un agente o rappresentante.

Fatti e procedimento amministrativo

John Mills Ltd aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "MINERAL MAGIC" per prodotti di cosmesi e cura del corpo della classe 3. Jerome Alexander Consulting Corp. aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio americano denominativo "MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER" e, inizialmente, anche su un altro marchio non registrato "MAGIC MINERALS".

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la prima commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 5 ottobre 2016, aveva annullato tale esito e negato la registrazione del marchio richiesto. La commissione aveva ritenuto sussistente una relazione commerciale qualificata tra le parti, assimilabile a un rapporto agente/mandante, e aveva considerato sufficienti la somiglianza tra i segni e la identità o somiglianza dei prodotti.

Motivo di ricorso

Dinanzi al Tribunale, John Mills deduceva un motivo unico fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, articolato in tre censure:

• erronea qualificazione della ricorrente come agente o rappresentante;
• erronea ammissibilità dell’articolo 8, paragrafo 3, in presenza di soli segni simili;
• erronea applicazione della disposizione nonostante i prodotti del marchio anteriore non fossero identici a quelli del marchio richiesto.

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la seconda censura, ritenendola preliminare e decisiva.

Normativa e quadro interpretativo

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che, su opposizione del titolare, un marchio sia escluso dalla registrazione se l’agente o rappresentante del titolare deposita la domanda a proprio nome e senza consenso.

Il Tribunale osserva che la disposizione non menziona espressamente un requisito di identità o di somiglianza tra i segni; tuttavia, essa deve essere interpretata alla luce della sua finalità, cioè impedire la sottrazione del marchio da parte dell’agente o rappresentante che sfrutti la relazione fiduciaria e le conoscenze acquisite.

Vengono richiamati anche:

• i lavori preparatori del regolamento sul marchio comunitario;
• l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi;
• l’articolo 2 dell’Accordo TRIPS, che rinvia alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Parigi.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ritiene che il meccanismo dell’articolo 8, paragrafo 3, presupponga un rapporto diretto tra il marchio del titolare e quello depositato dall’agente o rappresentante. Tale rapporto può sussistere solo se i segni corrispondono, cioè se sono identici.

La Corte valorizza i lavori preparatori, dai quali emerge che il legislatore dell’Unione aveva inizialmente contemplato anche l’ipotesi di segni simili, ma ha poi eliminato tale riferimento. Analoga conclusione è tratta dal documento del Consiglio n. 11035/82, in cui fu respinta una proposta volta a estendere espressamente la norma ai marchi simili.

Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, il quale si riferisce alla registrazione di "tale" marchio da parte dell’agente o rappresentante, formulazione che viene letta come implicante l’identità del segno.

Distinzione rispetto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

La difesa dell’EUIPO sosteneva che, poiché l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), menziona espressamente i marchi "identici o simili" mentre il paragrafo 3 non contiene tale formula, la norma dovrebbe coprire anche la mera somiglianza. Il Tribunale respinge l’argomento: proprio l’assenza di tale formula conferma che il legislatore riteneva sufficiente il riferimento al marchio del titolare, che è per definizione identico a quello depositato abusivamente dall’agente.

Applicazione al caso concreto

Applicando tali principi, il Tribunale constata che i segni in causa non erano identici. Il marchio richiesto "MINERAL MAGIC" differiva dal marchio anteriore "MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER" per l’inversione degli elementi, per l’assenza della lettera "s" e per la mancanza dell’espressione "by jerome alexander".

Poiché i segni non erano identici, la commissione di ricorso non poteva fondarsi sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 per negare la registrazione. Il Tribunale precisa che la mancanza di identità è evidente a prescindere dal territorio di riferimento del pubblico interessato.

Decisione e spese

Il motivo unico è accolto e la decisione impugnata è annullata. Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUIPO e Jerome Alexander Consulting Corp., rimasti soccombenti, sopportano le proprie spese e ciascuno la metà delle spese della ricorrente.

Principio affermato

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non si applica quando il marchio depositato dall’agente o rappresentante è soltanto simile, ma non identico, al marchio del titolare; la tutela contro la sottrazione abusiva presuppone infatti la corrispondenza dei segni.