Corte di giustizia, Sentenza C-395/16

Disegni e modelli comunitari: funzione tecnica ed esclusione della protezione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra DOCERAM GmbH e CeramTec GmbH relativa alla validità e alla violazione di disegni o modelli comunitari registrati per perni di centraggio per saldatura. La Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, che esclude la protezione per le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Contesto normativo

La Corte richiama i considerando 5, 7 e 10 del regolamento n. 6/2002, che evidenziano la creazione di un disegno o modello comunitario unitario, la promozione dell’innovazione e la necessità di non ostacolare l’innovazione tecnologica accordando protezione a forme imposte soltanto da esigenze tecniche. Vengono inoltre citati:

• l’articolo 3, lettera a), sulla nozione di disegno o modello;
• l’articolo 4, paragrafo 1, sui requisiti di novità e carattere individuale;
• l’articolo 5 sulla novità;
• l’articolo 6, paragrafo 1, sul carattere individuale;
• l’articolo 8, paragrafo 1, sull’esclusione per funzione tecnica;
• l’articolo 10, paragrafo 1, sull’estensione della protezione.

Fatti e procedimento principale

DOCERAM produce componenti in ceramica di tipo ingegneristico e detiene diversi disegni o modelli comunitari per perni di centraggio per saldatura. CeramTec commercializza perni nelle stesse varianti. DOCERAM ha agito per violazione dinanzi al Landgericht Düsseldorf; CeramTec ha proposto domanda riconvenzionale di nullità sostenendo che le caratteristiche dei prodotti erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica. Il primo giudice ha respinto l’azione e dichiarato nulli i disegni o modelli. In appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha osservato che i modelli erano nuovi e dotati di carattere individuale, ma esistevano anche modelli alternativi, e ha chiesto se tale elemento fosse sufficiente per escludere l’articolo 8, paragrafo 1.

Prima questione pregiudiziale: rilevanza dei modelli alternativi

La Corte afferma anzitutto che la nozione di caratteristiche dell’aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente, poiché il regolamento non rinvia al diritto nazionale. Dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, non emerge che l’esistenza di modelli alternativi sia il criterio decisivo o esclusivo.

Nel ragionamento della Corte è centrale l’idea che il sistema dei disegni e modelli protegge l’aspetto del prodotto, non la soluzione tecnica in sé. Pertanto, l’articolo 8, paragrafo 1, esclude la protezione quando la scelta della caratteristica di forma è stata dettata solo dalla funzione tecnica, senza che abbiano influito considerazioni di natura visiva o estetica. La sola presenza di alternative funzionalmente equivalenti non impedisce che una determinata forma sia stata comunque imposta esclusivamente dalla tecnica.

La Corte sottolinea inoltre il rischio, segnalato anche dall’avvocato generale, di consentire una tutela sostanzialmente equivalente a quella brevettuale per molteplici forme tecniche, eludendo le condizioni previste per il brevetto e compromettendo l’effetto utile dell’articolo 8, paragrafo 1.

Seconda questione pregiudiziale: metodo di valutazione e osservatore obiettivo

Quanto al criterio di valutazione, la Corte osserva che il regolamento n. 6/2002 non prevede il ricorso alla percezione di un «osservatore obiettivo». Tale parametro non è previsto nemmeno per gli articoli 6 e 10, che invece fanno espresso riferimento all’«utilizzatore informato», mentre l’articolo 8, paragrafo 1, non contiene alcun criterio soggettivo analogo.

La verifica deve quindi essere svolta dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti del caso concreto. La Corte cita, a titolo esemplificativo, il disegno o modello di cui trattasi, le circostanze oggettive che hanno guidato la scelta delle caratteristiche, i dati relativi all’utilizzazione del prodotto e l’eventuale esistenza di modelli alternativi, purché supportati da prove affidabili.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

• per accertare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, occorre dimostrare che la funzione tecnica sia l’unico fattore che ha determinato le caratteristiche dell’aspetto del prodotto, senza che l’esistenza di disegni o modelli alternativi sia decisiva;
• la valutazione deve essere compiuta dal giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze oggettive rilevanti, senza fondarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo».

Principio affermato

L’esclusione dalla protezione dei disegni e modelli comunitari per caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica opera solo quando la tecnica sia stata l’unica ragione della forma scelta; non basta invocare alternative di mercato. La decisione conferma un approccio oggettivo e concreto alla verifica dell’articolo 8, paragrafo 1, volto a impedire che la tutela dei disegni e modelli venga usata per ottenere una protezione monopolistica delle soluzioni tecniche.