Tribunale, Sentenza T-661/22

Marchio UE figurativo "Claro": nullità per rischio di confusione con "CLARANET"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Claro SA contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo "Claro". La controversia verte sulla tutela del marchio anteriore denominativo "CLARANET" e sull’applicazione del motivo di nullità relativo al rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato depositato il 16 dicembre 2016 e registrato per prodotti e servizi in classi 9 e 38, in particolare:

• classe 9: apparecchi telefonici, periferiche e accessori;
• classe 38: servizi di telecomunicazione.

Claranet Europe Ltd aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità fondandosi sul marchio UE anteriore denominativo "CLARANET", registrato l’11 dicembre 2009 e coprente varie classi, tra cui la classe 42 per i "computer services". La Divisione Annullamento aveva accolto la domanda; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello di Claro SA ritenendo integrato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 16 dicembre 2016, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, vengono richiamati:

• articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• articolo 8, paragrafo 5), del regolamento n. 207/2009;
• corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare gli articoli 60 e 8;
• articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001, che delimita il sindacato del Tribunale alle decisioni delle Commissioni di ricorso.

Inammissibilità della domanda di "revoca"

Il Tribunale chiarisce preliminarmente che, anche se il ricorrente aveva chiesto formalmente la "revoca" della decisione impugnata, il contenuto del ricorso mostrava che l’obiettivo reale era l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso. Viene inoltre respinta l’eccezione dell’interveniente secondo cui il ricorso sarebbe stato inammissibile perché riproponeva argomenti già svolti in sede amministrativa: il sindacato del Tribunale, infatti, è un controllo di legittimità e non esclude che il ricorrente possa reiterare le stesse censure già fatte valere davanti all’EUIPO.

Secondo motivo: motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale dichiara inefficace il motivo basato sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La ragione è processuale e sostanziale insieme: la Commissione di ricorso non aveva esaminato né accolto la domanda di nullità su tale base, avendo deciso esclusivamente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Di conseguenza, una censura riferita a una disposizione non applicata nella decisione impugnata non può condurre all’annullamento di quest’ultima.

Primo motivo: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il nucleo della controversia riguarda la verifica del rischio di confusione. Il Tribunale ricorda che tale rischio richiede cumulativamente:

• identità o somiglianza dei marchi;
• identità o somiglianza dei prodotti o servizi;
• una valutazione globale che tenga conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti.

La ricorrente non contestava la definizione del pubblico pertinente né il territorio di riferimento, individuati nella pubblica dell’Unione, con attenzione in particolare al pubblico anglofono e del Benelux. Non era inoltre contestata l’affermazione che i prodotti e servizi del marchio contestato fossero simili in misura media ai "computer services" coperti dal marchio anteriore.

Comparazione dei segni

Il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso sulla percezione dei segni.

Quanto agli elementi distintivi e dominanti, la Commissione di ricorso aveva ritenuto che:

• il marchio anteriore "CLARANET" venisse scomposto dal pubblico in "clara" e "net";
• "net" fosse debolmente distintivo perché evocativo di internet o di reti di comunicazione;
• "clara" non avesse un significato chiaro per il pubblico pertinente;
• il segno contestato "Claro" avesse un elemento denominativo privo di significato chiaro e meri elementi figurativi decorativi.

Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui "clara" e "claro" avrebbero un significato noto in spagnolo e portoghese, osservando che il pubblico di riferimento non era stato identificato in tali mercati linguistici e che non era stato dimostrato che quel pubblico conoscesse tali lingue. Parimenti, l’esistenza di altri marchi registrati contenenti tali elementi non era sufficiente: ciò che rileva è la presenza effettiva sul mercato, non il solo dato dei registri.

Sul piano della somiglianza, il Tribunale conferma che:

• la somiglianza visiva era inferiore alla media, ma comunque presente, perché i segni coincidevano nell’incipit "clar" e divergevano solo in un elemento terminale e negli aspetti figurativi decorativi;
• la somiglianza fonetica era media, poiché la pronuncia coincideva nella parte iniziale e differiva solo per la vocale finale e per la sillaba aggiuntiva del marchio anteriore, corrispondente peraltro a un elemento debole;
• la comparazione concettuale era neutra.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenendo conto della somiglianza media dei prodotti e servizi, della somiglianza visiva e fonetica dei segni e del carattere normale della distintività intrinseca del marchio anteriore, il Tribunale approva la conclusione della Commissione di ricorso. Anche un pubblico mediamente attento non è tenuto a un esame minuzioso dei marchi e può essere indotto a credere che "Claro" sia una variazione o un sub-brand di "CLARANET", cioè un segno proveniente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna Claro SA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’interveniente Claranet Europe Ltd; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata chiesta la condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, poi non celebrata.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, in materia di marchi UE, la distinzione fra somiglianza sufficiente e rischio di confusione si fonda su una valutazione globale delle componenti visive, fonetiche e concettuali, del grado di distintività e della similarità dei prodotti/servizi. Elementi figurativi puramente decorativi non bastano, da soli, a escludere la confondibilità quando l’elemento denominativo comune resta percepibile come nucleo distintivo del segno.