Tribunale, Sentenza T-53/23

Opposizione al marchio UE TVR e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TVR Automotive Ltd contro la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO del 24 ottobre 2022, resa in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale esamina se il diniego di registrazione del segno figurativo TVR per diversi prodotti della classe 12 sia legittimo e se EUIPO dovesse tenere conto di precedenti decisioni adottate in un’altra controversia tra le medesime parti.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione del marchio UE era stata depositata il 1 ottobre 2013 per un segno figurativo contenente la denominazione TVR, destinato a una vasta gamma di prodotti della classe 12, tra cui automobili, veicoli, componenti, pneumatici, ruote e parti di carrozzeria. TVR Italia Srl aveva proposto opposizione basata su un marchio figurativo anteriore TVR ITALIA registrato per beni della classe 12, fra cui camion, motocicli, biciclette, aerei, elicotteri, imbarcazioni e loro parti. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in parte; la commissione di ricorso aveva poi respinto il gravame della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico tedesco. La commissione aveva considerato i prodotti identici o simili, i segni visivamente molto simili e foneticamente identici, ma non simili sotto il profilo concettuale, attribuendo al marchio anteriore carattere distintivo normale.

Motivi dedotti nel ricorso

La ricorrente articolava, in sostanza, un unico motivo, invocando:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• violazione del diritto a un equo procedimento;
• violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Secondo la ricorrente, EUIPO avrebbe dovuto attenersi all’orientamento espresso in precedenti procedimenti di opposizione tra le stesse parti, nei quali era stata esclusa la somiglianza tra il marchio anteriore e la categoria dei "sports cars and their component parts"; non avrebbe quindi potuto procedere a un nuovo esame indipendente.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 1 ottobre 2013, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Viene quindi precisato che il rinvio alla disposizione corrispondente del regolamento 2017/1001 contenuto nella decisione impugnata deve intendersi come riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il cui testo è identico.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che le censure relative al diritto a un equo procedimento e al legittimo affidamento erano formulate in modo generico, senza elementi sufficienti per consentire una verifica della loro fondatezza.

In secondo luogo, il Tribunale chiarisce che le decisioni di EUIPO in materia di registrazione dei marchi sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate, non discrezionali. Ne consegue che la loro legittimità va valutata solo alla luce del regolamento applicabile, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’Ufficio. La precedente prassi può al più costituire un elemento di contesto, ma non vincola EUIPO né impone un esito conforme.

In terzo luogo, il Tribunale rileva che EUIPO aveva comunque spiegato perché le decisioni richiamate dalla ricorrente non potevano essere trasposte al caso di specie. In particolare, la commissione di ricorso aveva evidenziato che i prodotti messi a confronto nella controversia attuale erano diversi da quelli oggetto dei precedenti procedimenti. Le decisioni anteriori riguardavano il confronto tra il marchio anteriore e "sports cars and their component parts"; nel caso presente, invece, il raffronto concerneva una gamma più ampia di veicoli e prodotti di trasporto, non limitata alle auto sportive.

Il Tribunale condivide tale impostazione e afferma che il diverso contesto fattuale rendeva non trasferibili gli esiti delle precedenti decisioni. La commissione di ricorso poteva dunque svolgere una valutazione autonoma della somiglianza dei prodotti e del rischio di confusione, senza essere vincolata da quelle precedenti determinazioni.

Decisione e spese

Non essendo stati dimostrati errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, né la violazione del diritto a un equo procedimento o del legittimo affidamento, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, non avendone poi avuto luogo alcuna.

Principio desumibile

In materia di opposizione al marchio UE, EUIPO non è tenuto a conformarsi alla propria precedente prassi decisionale quando il caso concreto presenta un diverso contesto fattuale, in particolare quanto ai prodotti confrontati. La valutazione del rischio di confusione deve essere effettuata autonomamente sulla base della normativa applicabile; se i prodotti non sono gli stessi di quelli esaminati in precedenza, la commissione di ricorso può discostarsi da quelle decisioni senza violare il diritto a un equo procedimento o il legittimo affidamento.