Tribunale, Sentenza T-19/22

Marchio tridimensionale della forma di uno scooter: nullità e acquisizione del carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Piaggio & C. SpA contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un marchio dell'Unione europea tridimensionale, corrispondente alla forma di uno scooter "Vespa". Il Tribunale esamina sia l'assenza di carattere distintivo intrinseco sia la pretesa acquisizione del carattere distintivo per effetto dell'uso.

Fatti e procedimento amministrativo

Piaggio aveva chiesto la registrazione del segno tridimensionale nel 2013 per prodotti delle classi 12 e 28, ossia "scooter" e "modellini di scooter". Dopo un rifiuto provvisorio basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la domanda era stata accolta con registrazione del marchio e indicazione del carattere distintivo acquisito mediante uso. L'interveniente Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando motivi relativi e assoluti. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e dichiarato nullo il marchio per difetto di carattere distintivo, senza esaminare gli altri motivi.

Diritto applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è del 25 marzo 2013, il diritto sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Questa distinzione è rilevante per inquadrare correttamente le disposizioni richiamate nella decisione impugnata.

Ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

Una parte preliminare significativa della sentenza riguarda la ricevibilità di vari allegati prodotti in sede giurisdizionale. Il Tribunale distingue tra:

• documenti di giurisprudenza nazionale, ritenuti ricevibili perché utilizzati a fini illustrativi e interpretativi;
• documenti nuovi contenenti dati economici e fattuali, che invece sono stati esclusi perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, il quale esercita un controllo di legittimità limitato agli elementi disponibili alla commissione di ricorso.

Carattere distintivo intrinseco del marchio tridimensionale

Richiamando la propria e la giurisprudenza della Corte, il Tribunale ribadisce che per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto il consumatore medio non è normalmente portato a inferire l'origine imprenditoriale dalla sola forma. Più la forma si avvicina a quella attesa per il prodotto, più è probabile che il segno sia privo di distintività; solo una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore può essere registrata. Nel caso di specie, il marchio rappresentava la forma di uno scooter e la commissione di ricorso aveva correttamente applicato questo criterio, rilevando che la forma contestata non si discostava significativamente dalle forme abituali degli scooter e appariva come una semplice variante, con elementi estetici o ornamentali non sufficienti a conferire un minimo carattere distintivo. Il Tribunale conferma anche che la notorietà della "Vespa" non è di per sé rilevante per la valutazione della distintività intrinseca.

Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso: quadro giuridico

Il Tribunale ricorda che un marchio registrato in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non è nullo se, per effetto dell'uso, ha acquisito carattere distintivo. Per un marchio privo di distintività in tutta l'Unione, la prova deve dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in tutto il territorio dell'Unione, ma non è necessario fornire prova separata per ciascuno Stato membro. La prova può essere composta da elementi diversi, come quote di mercato, intensità e durata dell'uso, investimenti pubblicitari, dichiarazioni associative e sondaggi di opinione. Il punto decisivo è che, nel complesso, gli ambienti interessati riconoscano il segno come proveniente da un'impresa determinata.

Errore di valutazione nella considerazione delle prove

Il Tribunale censura la commissione di ricorso su più profili. In particolare ritiene che:

• alcuni documenti relativi alla "Vespa" in generale o ad altri modelli non potevano essere ignorati, perché l'aspetto complessivo dei modelli restava essenzialmente invariato e tali elementi potevano comunque contribuire a dimostrare la percezione unitaria del segno;
• i dati sulle vendite, sui fatturati, sulle quote di mercato e sugli investimenti pubblicitari, pur contenuti in tabelle predisposte dalla ricorrente, erano in parte corroborati da fonti terze, come la lettera dell'ANCMA e la relazione di verifica contabile;
• taluni materiali promozionali, la presenza di Vespa club, la rilevanza iconica del prodotto e il suo inserimento in contesti culturali e di design internazionale erano elementi rilevanti per la dimostrazione dell'acquired distinctiveness. Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha omesso di attribuire il corretto peso probatorio a tali elementi, incorrendo in errore di valutazione.

Onere della prova

Il Tribunale respinge la censura di Piaggio secondo cui la commissione di ricorso avrebbe invertito l'onere della prova. Nel procedimento di nullità il marchio registrato beneficia di una presunzione di validità, ma ciò non esonera il titolare dal dimostrare, se invoca l'articolo 7, paragrafo 3, che il segno ha acquistato distintività. Spetta al richiedente la nullità contestare la validità della registrazione con elementi concreti, e la commissione di ricorso può fondarsi sugli argomenti e sulle prove presentate da entrambe le parti.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge il primo motivo, relativo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ma accoglie il secondo motivo nella parte concernente la violazione dell'articolo 7, paragrafo 3. Di conseguenza annulla la decisione impugnata dell'EUIPO. Quanto alle spese, condanna EUIPO e Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; la questione delle spese del procedimento amministrativo viene rimessa alla commissione di ricorso.

Principi affermati

La sentenza conferma tre punti di rilievo pratico:

• per i marchi tridimensionali, la distintività intrinseca richiede un significativo scostamento dalla forma usuale del prodotto;
• l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso deve essere provata con riguardo a tutto il territorio dell'Unione, ma non necessariamente con prove separate per ciascuno Stato membro;
• nella valutazione complessiva possono assumere rilievo sia prove economiche sia prove qualitative e culturali, purché idonee a mostrare che il pubblico percepisca il segno come indicatore di origine imprenditoriale.