Tribunale, Sentenza T-1143/23

Marchio UE figurativo "Enedo AMPS WITH PASSION" contro marchio anteriore "ENEDIS"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Enedo Oyj avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Enedis alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il contenzioso verte sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sul rilievo, nel giudizio di legittimità, della restrizione successiva dell’elenco di prodotti e servizi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio richiesto, figurativo, conteneva l’elemento verbale "ENEDO" e la dicitura "AMPS WITH PASSION", con colori blu scuro e rosso. La domanda copriva inizialmente prodotti e servizi nelle classi 9, 37, 40 e 42. Enedis ha presentato opposizione fondandosi sul marchio anteriore UE verbale "ENEDIS", registrato per prodotti e servizi, tra l’altro, nelle classi 9, 12, 37, 40 e 42, inerenti in particolare al settore dell’energia e dell’elettricità. La divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione; la commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione di Enedo Oyj, rilevando un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Restrizione dell’elenco di beni e servizi e sua rilevanza nel giudizio

Dopo la decisione impugnata, la richiedente ha chiesto di restringere l’elenco dei beni e servizi. La restrizione è stata infine approvata da EUIPO e prevedeva, da un lato, la cancellazione di alcune voci e, dall’altro, l’indicazione che i beni e servizi residui erano destinati solo a professionisti di specifici settori. Il Tribunale distingue tra:

• una prima parte della restrizione, consistente nella mera eliminazione di alcune categorie di beni e servizi, che può essere presa in considerazione;
• una seconda parte, che limita il pubblico ai professionisti di determinati settori, la quale introduce un elemento nuovo idoneo a modificare il contesto fattuale già esaminato dalla commissione di ricorso e quindi non può essere considerata. Ne consegue che il ricorso è esaminato solo nella misura in cui la richiedente non insiste più sull’annullamento per le categorie effettivamente ritirate, mentre la delimitazione del pubblico ai professionisti non incide sul controllo di legittimità.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Vengono ribaditi i principi consolidati secondo cui:

• il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione;
• la valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
• è sufficiente che il rischio sussista in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione, senza necessità che ricorra in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel pubblico professionale specializzato e, in parte, nel pubblico generale, con livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale respinge le censure della ricorrente, perché fondate in larga misura sulla restrizione del pubblico ai soli professionisti di specifici settori, elemento che non può essere preso in considerazione. Inoltre, i riferimenti del provvedimento impugnato a "consumer" o "average consumer" non sono letti dal Tribunale come riferimenti al pubblico generale, ma come sinonimi di pubblico rilevante. Rimane quindi valido l’accertamento secondo cui basta il rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico anglofono professionale dell’Unione.

Confronto tra i prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i beni e servizi delle parti fossero, a seconda dei casi, identici, altamente simili o simili in misura media. Il Tribunale osserva che le critiche della ricorrente si fondano quasi integralmente sulla restrizione del pubblico non rilevabile in giudizio e, per tale ragione, sono inefficaci. In ogni caso, le censure non sono sufficientemente sviluppate da mettere in discussione la valutazione comparativa compiuta da EUIPO.

Confronto tra i segni

Elementi distintivi e dominanti

La commissione di ricorso aveva ritenuto che:

• il marchio anteriore "ENEDIS" fosse percepito da una parte rilevante del pubblico come un’unica parola priva di significato, con distintività normale;
• per una parte del pubblico professionale anglofono del settore energia, gli elementi "ene" e "dis" potessero evocare "energy" e "distribution", attenuando la distintività del marchio in relazione ai beni e servizi considerati;
• per almeno una parte non trascurabile del pubblico, tuttavia, "ENEDIS" e "ENEDO" restassero parole distintive prive di significato. Il Tribunale condivide l’approccio della commissione di ricorso e ritiene non dimostrato che il pubblico percepisca necessariamente gli elementi come riferimenti a "energy" e "distribution". Le prove addotte dalla ricorrente, compresi esempi di altri marchi o denominazioni aziendali, non dimostrano un uso di mercato idoneo a influenzare la percezione del pubblico.

Somiglianza visiva

Il Tribunale conferma la somiglianza visiva media. I segni condividono le prime quattro lettere "ened" nella stessa posizione iniziale; le differenze riguardano solo le lettere finali "is" e "o". Gli elementi "amps with passion" sono graficamente secondari, di dimensioni inferiori e collocati sotto l’elemento principale; il figurativo rosso ha natura accessoria rispetto alla componente verbale "enedo", che occupa lo spazio maggiore e domina la percezione complessiva.

Somiglianza fonetica

La somiglianza fonetica è confermata ed è addirittura superiore alla media. Il segno figurativo non si pronuncia e una parte significativa del pubblico non pronuncerà neppure l’espressione "amps with passion", tendendo ad abbreviare i segni. Le componenti principali "ENEDO" e "ENEDIS" presentano una struttura sillabica molto vicina, con coincidenza dei suoni iniziali.

Somiglianza concettuale

La commissione di ricorso aveva negato la somiglianza concettuale: il marchio anteriore non evocava alcun significato per il pubblico rilevante, mentre il marchio richiesto poteva evocare il concetto espresso da "with passion" e, in parte, quello di "amps". Il Tribunale conferma tale conclusione, precisando che le espressioni "amps" e "with passion", considerate separatamente, hanno una distintività debole e incidono molto poco sulla percezione concettuale complessiva.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale respinge anche la censura sul carattere distintivo del marchio anteriore. Non essendo state dimostrate le asserite associazioni immediate con "energy" e "distribution" da parte del pubblico rilevante, il marchio ENEDIS conserva una distintività intrinseca normale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che:

• i prodotti e servizi sono in parte identici, in parte altamente simili e in parte simili in misura media;
• i segni sono visivamente simili in misura media e foneticamente in misura superiore alla media;
• la differenza concettuale è poco incisiva, perché gli elementi diversi hanno distintività debole. Da ciò deriva che una parte del pubblico rilevante potrebbe ritenere che i beni e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione è quindi correttamente accertato, anche a fronte di un livello di attenzione elevato.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il ricorso è respinto integralmente. Enedo Oyj è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Enedis; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta l’udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principi riaffermati

La pronuncia ribadisce che:

• una restrizione dell’elenco di beni e servizi può essere considerata dal Tribunale solo se non altera il contesto fattuale del giudizio amministrativo;
• ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 è sufficiente un rischio di confusione in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione;
• nella comparazione dei segni, la componente verbale tende a prevalere su quella figurativa, specie quando occupa la parte principale del marchio composto;
• la prova del significato evocato da un elemento del marchio deve essere concreta e riferita al mercato, non a mere ipotesi o registrazioni astratte.