Corte di giustizia, Sentenza C-223/18

Marchio dell’Unione europea: uso effettivo e qualificazione del segno

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione dell’EUIPO in un procedimento di decadenza per non uso. Il contenzioso concerne un marchio figurativo raffigurante una croce apposta sul lato di una calzatura sportiva, registrato per prodotti della classe 25.

Fatti e svolgimento del procedimento

Munich SL aveva depositato nel 2002 la domanda di registrazione del marchio, registrato nel 2004 per "calzature sportive". Successivamente, nel contesto di un’azione per contraffazione promossa da Munich davanti al Landgericht Düsseldorf, Deichmann propose domanda riconvenzionale di decadenza e, in seguito all’invito del giudice nazionale, depositò presso l’EUIPO una domanda di decadenza il 26 gennaio 2011 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento dell’EUIPO accolse la domanda, ma la quarta commissione di ricorso annullò tale decisione e respinse la domanda di decadenza, ritenendo provato l’uso effettivo del marchio per calzature sportive nel periodo rilevante. Il Tribunale respinse quindi il ricorso di Deichmann, e quest’ultima propose impugnazione alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte applica il regolamento (CE) n. 207/2009, perché la domanda di decadenza è stata presentata nel 2011. Sono centrali:

• l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), che considera uso anche l’utilizzazione del marchio in una forma che differisce per elementi non alteranti il carattere distintivo;
• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), che disciplina la decadenza per mancato uso per cinque anni;
• il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, richiamato solo per completezza ma non applicabile ratione temporis, in particolare l’articolo 3 sulla rappresentazione del marchio.

Motivo di impugnazione

Deichmann deduce un motivo unico, articolato sostanzialmente in tre profili:

• il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante stabilire se il marchio fosse figurativo o di posizione;
• avrebbe mal determinato l’oggetto del marchio, trattandolo come marchio di posizione pur essendo registrato come marchio figurativo;
• avrebbe erroneamente ritenuto provato l’uso effettivo sulla base della vendita di calzature con due linee incrociate sul lato.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata da Munich, osservando che il motivo di impugnazione deduce un errore di diritto e non una mera contestazione di fatto.

Nel merito, la Corte rileva che, alla data rilevante, la normativa applicabile non definiva i "marchi di posizione". Di conseguenza, il Tribunale non era tenuto a considerare decisiva la qualificazione del segno come marchio figurativo o di posizione.

La Corte aggiunge che il Tribunale non si è contraddetto: esso ha infatti osservato che il marchio, pur potendo essere ricondotto anche alla categoria dei marchi di posizione, restava comunque un marchio figurativo; soprattutto, il giudice dell’Unione si è fondato sulla rappresentazione grafica del segno per determinare l’oggetto della tutela. Le linee tratteggiate che raffigurano la calzatura erano intese come indicazione della posizione del segno, non come oggetto della protezione.

Richiamando la giurisprudenza sulla necessità che la rappresentazione del marchio sia chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva, la Corte conferma che il Tribunale ha potuto dedurre dalla rappresentazione grafica che la tutela riguardava solo una croce formata da due linee nere intrecciate. Il fatto che il marchio fosse registrato come marchio figurativo non impediva tale lettura, poiché anche altri elementi, oltre alla registrazione formale, possono essere considerati per identificare le caratteristiche essenziali del segno.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui, in assenza di descrizione o di rinuncia espressa sulle linee tratteggiate, queste farebbero necessariamente parte del marchio: il richiedente può precisare la portata della tutela mediante descrizione, ma né la normativa né la giurisprudenza impongono il deposito di una simile dichiarazione. Anche le direttive dell’EUIPO non sono vincolanti per l’interpretazione del diritto dell’Unione.

Infine, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che le differenze tra il marchio registrato e le varianti utilizzate sulle calzature commercializzate fossero trascurabili e quindi compatibili con il concetto di uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Deichmann SE alle spese, conformemente alle domande di EUIPO e Munich.

Principio affermato

Ai fini della decadenza per non uso, la qualificazione formale del segno come marchio figurativo o marchio di posizione non è determinante quando la rappresentazione grafica consente di identificare con precisione l’oggetto della tutela e le varianti effettivamente utilizzate non alterano il carattere distintivo del marchio.