Tribunale, Sentenza T-250/21

Nullità del marchio NEHERA per malafede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo, per malafede, il marchio figurativo dell’Unione europea NEHERA. La controversia nasce dal contrasto tra il titolare del marchio e i discendenti di Jan Nehera, imprenditore cecoslovacco degli anni ’30, titolare di un precedente marchio identico.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva depositato il marchio nel 2013 per prodotti delle classi 18, 24 e 25 e lo aveva registrato nel 2014. Nel 2019 gli intervenienti avevano chiesto la nullità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo la malafede del depositante per essersi appropriato del prestigio storico del nome Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso l’aveva invece accolta, ritenendo che il depositante volesse trarre indebito vantaggio dalla notorietà del nome e del marchio storici.

Ricevibilità dei documenti nuovi

Il Tribunale respinge i documenti prodotti per la prima volta in giudizio dal ricorrente, ribadendo che il controllo svolto ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 è un controllo di legittimità sulla decisione impugnata e non un riesame delle circostanze di fatto alla luce di nuovi elementi probatori.

Normativa applicabile e criterio della malafede

Poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 6 maggio 2013, il Tribunale applica il regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), dal contenuto identico all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama i criteri consolidati della giurisprudenza: la malafede presuppone un’intenzione disonesta; va valutata globalmente e oggettivamente; possono rilevare la conoscenza di segni anteriori, l’intenzione di impedirne l’uso, il grado di tutela del segno anteriore e, in generale, tutte le circostanze pertinenti, compresa la notorietà del segno e la logica commerciale del deposito.

Valutazione delle circostanze concrete

Il Tribunale osserva anzitutto che il vecchio marchio cecoslovacco era estinto dal 1946, non era più registrato né tutelato nel 2013 e non risultava utilizzato da terzi per commercializzare prodotti. Lo stesso vale per il nome di Jan Nehera, che non godeva di una tutela giuridica specifica e non risultava ancora celebre presso il pubblico di riferimento. Le prove richiamate dagli intervenienti, compresi articoli enciclopedici e una tesi universitaria, descrivono il passato storico ma non dimostrano una notorietà residua attuale nel 2013 presso i consumatori medi dei prodotti interessati.

Conoscenza del passato storico non basta

Il Tribunale riconosce che il ricorrente sapeva della fama passata di Jan Nehera e del marchio storico e che aveva scelto quel nome proprio per evocare l’epoca d’oro dell’industria tessile cecoslovacca. Tuttavia, la sola conoscenza di un uso passato non basta a provare la malafede, se il segno non è più noto, protetto o utilizzato al momento del deposito.

Nessun free-riding e nessuna falsa successione dimostrata

La commissione di ricorso aveva desunto la malafede da un comportamento di parassitismo. Il Tribunale respinge tale conclusione perché il free-riding presuppone, in linea di principio, una notorietà attuale o residua del segno altrui, qui assente. Inoltre, il ricorrente aveva investito risorse per rilanciare il marchio e non risultava essersi presentato come successore legale o economico di Jan Nehera. Anche l’argomento della pretesa frode verso eredi e discendenti viene respinto, poiché al momento del deposito non esistevano diritti ancora tutelati di cui costoro potessero essere titolari.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie l’unico motivo di ricorso, annulla la decisione della commissione di ricorso e condanna l’EUIPO alle spese del giudizio e a quelle indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Gli intervenienti sopportano ciascuno le proprie spese.