Tribunale, Sentenza T-246/20

Revoca del marchio UE "SPINNING" per volgarizzazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO che, in sede di revoca, aveva respinto la domanda diretta contro il marchio verbale UE "SPINNING". La controversia verte sulla nozione di pubblico rilevante e sulla prova richiesta per dimostrare che il segno sia divenuto il nome comune nel commercio per prodotti e servizi registrati.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio verbale "SPINNING" era stato registrato nel 2000 per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41. Nel 2012 Aerospinning Master Franchising s. r. o. aveva chiesto la revoca parziale del marchio ai sensi dell'articolo 51(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sostenendo che il segno fosse divenuto nome comune per i prodotti della classe 28 e i servizi della classe 41.

La Cancellation Division aveva inizialmente accolto la revoca; la Quinta Commissione di ricorso aveva poi annullato in parte la decisione, e il Tribunale, con sentenza dell'8 novembre 2018 nella causa T‑718/16, aveva annullato a sua volta la decisione della Commissione di ricorso nella parte relativa alle classi 28 e 41, evidenziando un errore nella definizione del pubblico rilevante. Dopo il rinvio, la Quarta Commissione di ricorso, con decisione del 26 febbraio 2020, ha annullato la decisione della Cancellation Division e ha respinto integralmente la domanda di revoca.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 7 febbraio 2012, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. La disposizione sostanziale decisiva è l'articolo 51(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sostanzialmente corrispondente all'attuale articolo 58(1)(b) del regolamento 2017/1001.

Questioni dedotte nel ricorso

La ricorrente ha articolato un unico motivo, suddiviso in tre censure principali:

• errata definizione del pubblico rilevante, perché la Commissione di ricorso avrebbe considerato solo i professionisti e non anche consumatori ed utenti finali;
• errata valutazione dell'asserita inerzia del titolare del marchio;
• errori nella valutazione delle prove volte a dimostrare che il marchio era divenuto nome comune nel commercio.

La ricorrente ha inoltre insistito su profili di buona fede, interesse pubblico, prevedibilità delle decisioni e conseguenze economiche della revoca, ma tali argomenti non attengono ai presupposti legali della revoca per volgarizzazione.

Quadro giurisprudenziale sul pubblico rilevante

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia secondo cui l'articolo 51(1)(b) riguarda la perdita della funzione essenziale di indicazione di origine. Un marchio diviene revocabile quando il segno, a seguito del suo uso, designa il tipo o la natura del prodotto o servizio anziché l'origine imprenditoriale, e ciò deve risultare da prove relative al mercato interessato.

Quando il mercato comprende intermediari, il pubblico rilevante può includere sia consumatori ed utenti finali sia gli operatori che commerciano il prodotto, a seconda delle caratteristiche del mercato. Inoltre, se l'intermediario esercita un'influenza decisiva sulla scelta del consumatore, la sua percezione può assumere rilievo determinante nella valutazione della funzione distintiva del marchio.

Valutazione del primo motivo: pubblico rilevante

Il Tribunale conferma che, nel caso concreto, il mercato delle attrezzature e dei servizi connessi al cosiddetto "spinning" presenta una struttura tale da attribuire un ruolo centrale agli operatori professionali, quali gestori di palestre, impianti sportivi e strutture riabilitative. Tale conclusione discende dalla sentenza del 2018 nella causa T‑718/16, che aveva già accertato che tali operatori incidono in modo decisivo sulla scelta dei servizi da parte degli utenti finali.

La Commissione di ricorso aveva quindi correttamente concentrato l'analisi sulla percezione di tale segmento professionale, pur senza escludere del tutto il pubblico generale. Il Tribunale osserva infatti che alcune prove erano state esaminate anche alla luce della percezione del consumatore medio, e che la Commissione aveva valorizzato sia l'insufficienza della prova rispetto ai professionisti sia, in parte, la mancata dimostrazione di una percezione generalizzata come nome comune.

Sono stati respinti anche gli argomenti relativi a rivenditori di cyclette, hotel, centri comunitari e club sportivi, poiché tali categorie non modificano la definizione del pubblico rilevante fissata dalla precedente sentenza. Il Tribunale ha inoltre condiviso l'idea che gli operatori commerciali di biciclette da spinning non fossero, nel caso concreto, un segmento idoneo a incidere sulla valutazione, dato il diverso profilo funzionale ed economico delle attrezzature acquistate.

Valutazione delle prove sulla natura generica del segno

La Commissione di ricorso aveva classificato la prova in otto categorie, comprendenti articoli di stampa, schermate di siti web, una ricerca di mercato, dizionari, elenchi commerciali, nomi societari, domini internet e usi su forum e blog. Il Tribunale rileva che la Commissione non era vincolata dalle precedenti valutazioni rese nella medesima vicenda, poiché la decisione della precedente Commissione di ricorso era stata annullata e il procedimento era tornato nella fase di esame nel merito.

Quanto alle prove specifiche invocate dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che:

• i documenti relativi a centri autorizzati dal titolare del marchio non dimostravano un uso generalizzato o un uso tale da infirmare la funzione distintiva del segno;
• il numero di licenze o di istruttori muniti di licenza commerciale non consentiva, da solo, di valutare la rilevanza quantitativa del fenomeno nel mercato ceco;
• il materiale relativo ai programmi universitari non era adeguatamente contestato né sufficiente a smentire la tesi dell'uso come marchio;
• più in generale, le prove non dimostravano che, alla data di presentazione della domanda di revoca, il segno fosse percepito nel territorio ceco come nome comune per i prodotti della classe 28 o i servizi della classe 41.

Inutilità degli altri argomenti della ricorrente

Il Tribunale precisa che, ai fini dell'articolo 51(1)(b), non sono decisivi gli argomenti sulla presunta mancanza di distintività intrinseca del segno, sulla buona fede del soggetto che chiede la revoca, sull'interesse pubblico all'azione, né sulle conseguenze economiche che la revoca può avere per il titolare. Si tratta infatti di elementi estranei ai presupposti cumulativi richiesti dalla norma.

Il Tribunale osserva inoltre che la possibilità, per il titolare, di chiedere la trasformazione del marchio in marchi nazionali ai sensi dell'articolo 139 del regolamento 2017/1001 non incide sulla verifica della revoca.

Decisione

Poiché non era dimostrato che il marchio fosse divenuto nel commercio il nome comune del prodotto o servizio registrato, una delle due condizioni cumulative dell'articolo 51(1)(b) non era soddisfatta. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente e ha condannato Aerospinning Master Franchising s. r. o. alle spese del giudizio, oltre a quelle dell'EUIPO e dell'interveniente.