Corte di giustizia, Sentenza C-559/20

Spese di diffida stragiudiziale e rimborso nella tutela della proprietà intellettuale

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken, riguarda il rimborso delle spese di avvocato sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per una diffida inviata prima dell’azione giudiziaria. Il caso concerne una controversia tra Koch Media GmbH e una persona fisica, FU, in relazione alla messa a disposizione di un videogioco su una piattaforma peer-to-peer.

Fatti e procedimento principale

Koch Media, titolare dei diritti sul gioco per computer "This War of Mine" in Germania, ha incaricato un avvocato di inviare a FU una diffida per ottenere la cessazione della violazione e il risarcimento dei danni. In primo grado, l’Amtsgericht Saarbrücken ha condannato FU anche al pagamento di 124 euro per spese legali legate alla diffida. Koch Media ha tuttavia appellato la decisione sostenendo di avere diritto al rimborso integrale delle spese precontenziose, pari a 984,60 euro.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare:

• articolo 3, sugli obblighi generali di efficacia, proporzionalità e assenza di costi inutili;
• articolo 13, sul risarcimento del danno;
• articolo 14, sulle spese giudiziarie e sugli altri oneri. Sono menzionate anche la direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2009/24/CE, richiamate dal giudice del rinvio, nonché l’articolo 97a UrhG tedesco, che disciplina la diffida e limita, in certe condizioni, il rimborso delle spese legali su un valore della controversia di 1.000 euro.

Prima questione: qualificazione delle spese di diffida

La Corte osserva che la direttiva 2004/48 riguarda non solo i procedimenti giudiziari, ma anche quelli extragiudiziali quando siano necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La diffida è qualificata come tentativo di soluzione amichevole che può precedere o sostituire il processo; perciò le spese legali sostenute per tale attività possono rientrare nell’ambito della direttiva.

La Corte esclude che tali spese integrino le «spese giudiziarie» in senso stretto, perché in questa fase non è ancora pendente una controversia davanti a un giudice. Tuttavia afferma che esse possono essere considerate «altri oneri» ai sensi dell’articolo 14, purché siano direttamente e strettamente connesse alla tutela del diritto e rispettino i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Non vengono invece ricondotte all’articolo 13 sul danno, poiché il meccanismo corretto di rimborso è quello delle spese processuali ripetibili.

Seconda questione: compatibilità del limite forfettario nazionale

La Corte ricorda che l’articolo 14 impone, di norma, che la parte soccombente sopporti spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate e gli altri oneri sostenuti dalla parte vincitrice. Un sistema nazionale forfettario è ammesso, ma i massimali non possono essere così bassi da svuotare l’effetto dissuasivo della tutela e da far gravare sul titolare solo una parte minima delle spese ragionevoli effettivamente sostenute.

Nel valutare la disciplina tedesca, la Corte afferma che il rimborso limitato su un valore della controversia ridotto non è di per sé contrario al diritto UE, perché il giudice nazionale deve poter tener conto delle caratteristiche concrete del caso e, se necessario, superare il limite per ragioni di equità. La possibilità di deroga è essenziale per mantenere la compatibilità della norma con l’articolo 14 e con il principio generale dell’articolo 3 della direttiva.

Criteri che il giudice nazionale può considerare

Nel valutare ragionevolezza, proporzionalità ed equità, il giudice può prendere in considerazione, tra l’altro:

• l’attualità dell’opera;
• la durata della pubblicazione;
• il fatto che l’autore della violazione sia una persona fisica che agisce fuori dall’attività professionale o commerciale;
• le caratteristiche specifiche del diritto di proprietà intellettuale coinvolto;
• l’eventuale carattere intenzionale o meno della violazione.

La Corte sottolinea inoltre che la domanda di rimborso non deve essere abusiva e deve mantenere un carattere leale ed equo.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

1. le spese sostenute per la rappresentanza legale nella fase di diffida stragiudiziale rientrano nella nozione di «altri oneri» dell’articolo 14 della direttiva 2004/48;
2. l’articolo 14 non osta a una normativa nazionale che, per le violazioni commesse da persone fisiche al di fuori dell’attività professionale o commerciale, limiti forfettariamente il rimborso, a condizione che il giudice possa disapplicare il limite quando esso risulti iniquo nel caso concreto.

Principio affermato

La tutela effettiva della proprietà intellettuale copre anche la fase precontenziosa quando la diffida è funzionale a far cessare la violazione; le relative spese legali possono quindi essere recuperate come «altri oneri», ma solo se sono ragionevoli, proporzionate e strettamente collegate alla difesa del diritto.