Tribunale, Sentenza T-128/24

Nullità di marchio UE figurativo rappresentante tre caratteri cinesi

Il Tribunale, con sentenza della Prima Sezione del 9 luglio 2025, decide su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio UE per mala fede. La controversia riguarda un segno figurativo composto da tre caratteri cinesi, registrato per prodotti delle classi 5, 30 e 32.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2014 Multi Access Ltd aveva depositato presso EUIPO la domanda di registrazione del marchio contestato; il marchio era stato registrato nel 2015. Nel 2018 Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd aveva chiesto la dichiarazione di nullità dell’atto di registrazione per mala fede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009. La Cancellation Division aveva respinto la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo non dimostrata la mala fede.

Normativa applicabile ratione temporis e quadro processuale

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 25 novembre 2014, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme processuali sono quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625. Vengono richiamati, in particolare, l’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, l’articolo 15(1) sul periodo di grazia per il non uso, l’articolo 8(2) sul principio del "first to file", nonché gli articoli 71(1), 72(2) e 95 del regolamento 2017/1001 e gli articoli 22, 27 e 55 del regolamento delegato 2018/625.

Ammissibilità delle prove nuove

Una parte rilevante della pronuncia riguarda l’ammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente per la prima volta davanti al Tribunale. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità si esercita rispetto al contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla Commissione di ricorso e che non possono essere introdotti nuovi elementi per rimettere in discussione la decisione impugnata. Per questo motivo sono dichiarati inammissibili gli allegati nuovi che non erano stati prodotti nel procedimento EUIPO e che non riguardavano fatti notori; è ammesso solo un documento già presente nel fascicolo amministrativo.

Primo motivo: pretesa violazione delle regole sul contenuto dell’appello amministrativo

Il ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse limitato illegittimamente il proprio esame alla tesi del "vero titolare" del marchio, trascurando la tesi del "reiterated conduct" o deposito ripetitivo. Il Tribunale respinge il motivo: lo statement of grounds presentato in sede amministrativa non conteneva una contestazione chiara e precisa delle conclusioni della Cancellation Division su quel punto, come richiesto dagli articoli 22(1)(b) e (c) e 27(2) del regolamento delegato 2018/625. La Commissione di ricorso, pertanto, non era tenuta a esaminare argomenti non dedotti nell’appello, salvo questioni d’ufficio relative a requisiti procedurali essenziali o alla corretta applicazione del regolamento n. 207/2009, che qui non ricorrevano.

Secondo motivo: assenza di mala fede ex articolo 52(1)(b)

Il Tribunale ricorda la nozione di mala fede come stato soggettivo disonesto, da accertare con valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti. Riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale: rilievo hanno, tra l’altro, la conoscenza dell’uso del segno da parte di terzi, l’intento di impedirne l’uso, il grado di protezione del segno anteriore, l’origine del segno e la logica commerciale del deposito. La prova della mala fede incombe a chi chiede la nullità, mentre il titolare beneficia di una presunzione di buona fede.

Il profilo del "vero titolare" del marchio

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha correttamente valorizzato il contesto storico: i tre caratteri cinesi erano oggetto di una divisione convenzionale dei diritti dal 1913 tra i predecessori delle parti, con attribuzione dei diritti nella Cina continentale al ramo del ricorrente e dei diritti a Hong Kong al ramo dell’interveniente. La Commissione poteva considerare che entrambi i gruppi erano, in senso storico, titolari legittimi di diritti sul segno e che, in assenza di una norma che disciplinasse diversamente l’attribuzione dei diritti nell’Unione, si applicava il principio del "first to file".

Il Tribunale osserva inoltre che l’interveniente disponeva già di marchi identici o simili registrati in due Stati membri prima del deposito del marchio contestato, sicché aveva un interesse commerciale legittimo a estendere la protezione nell’Unione. Le censure del ricorrente fondate su presunte violazioni contrattuali, su una lettera di amministrazione, su un asserito diritto di prelazione e su una presunta dichiarazione fraudolenta risultano inammissibili o comunque non dedotte validamente nel procedimento amministrativo, oltre a poggiare in parte su prove inammissibili.

Valutazione delle decisioni di autorità di paesi terzi

Il Tribunale conferma che le decisioni di autorità cinesi, della Cietac e dell’Ufficio brevetti delle Filippine non erano determinanti. Il sistema del marchio UE è autonomo e le decisioni di autorità di paesi terzi non vincolano EUIPO; esse possono essere solo indizi. Nel caso concreto, tali decisioni riguardavano vicende diverse, in contesti diversi e con presupposti non dimostrati come coincidenti con quelli del diritto UE, sicché la Commissione di ricorso poteva ritenerle irrilevanti.

Il profilo del deposito ripetitivo e dell’asserita elusione della decadenza

Quanto al secondo filone argomentativo, il ricorrente sosteneva che il marchio contestato fosse un re-deposito del precedente marchio UE n. 8293714, depositato appena sei giorni prima della scadenza del periodo di grazia per il non uso. Il Tribunale rileva che il re-deposito non è vietato in sé; può assumere rilievo solo se accompagnato da altri indizi di mala fede. Nel caso di specie, il marchio contestato costituiva una modernizzazione grafica del precedente segno, con migliore centratura e maggiore chiarezza, e il ricorrente non aveva dimostrato che il nuovo deposito mirasse esclusivamente a evitare la perdita dei diritti sul marchio precedente.

Il Tribunale aggiunge che il semplice fatto della prossimità temporale alla scadenza del periodo di grazia dell’articolo 15(1) non basta, da solo, a rovesciare la presunzione di buona fede. Analogamente, l’argomento secondo cui il precedente marchio sarebbe stato un "failed word mark" non è pertinente, perché i segni in causa sono marchi figurativi, non marchi denominativi.

Esito del controllo di legittimità

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto né di valutazione: ha effettuato una valutazione globale degli indizi, ha correttamente escluso la rilevanza di elementi non dedotti o non provati e ha potuto ritenere che il deposito del marchio fosse giustificato da una normale strategia commerciale. Non essendo provata la mala fede al momento del deposito, la domanda di nullità deve essere respinta.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Le spese sono poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente, comprese quelle del procedimento davanti alla Commissione di ricorso secondo quanto risulta confermato dall’effetto della sentenza sul dispositivo della decisione impugnata.