Tribunale, Sentenza T-323/21

Uso genuino di un marchio UE figurativo composto da caratteri cinesi

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva revocato un marchio UE figurativo consistente in tre caratteri cinesi, registrato per vini fermi in classe 33. Il Tribunale esamina se l’uso del segno, così come dimostrato dalla titolare, integri un uso genuino ai sensi degli articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di revoca era stata presentata da Castel Frères il 29 maggio 2018, sostenendo il mancato uso genuino del marchio per un periodo continuativo di cinque anni. La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso ha accolto l’impugnazione di Shanghai Panati Co. e ha revocato il marchio, rilevando che le differenze tra il segno registrato e il segno effettivamente utilizzato alteravano il carattere distintivo del marchio.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, fondato sulla violazione:

• dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001;
• dell’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

In particolare, contestava:

• la definizione del pubblico di riferimento, che secondo essa sarebbe stato costituito da consumatori cinesi o comunque sinofoni;
• la valutazione secondo cui l’uso del marchio, nella forma impiegata sul mercato, ne avrebbe alterato il carattere distintivo.

Normativa e principi giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale richiama che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), i diritti del titolare sono revocati se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui:

• la valutazione dell’uso genuino richiede un esame complessivo di tutti gli elementi di prova;
• non esiste nel sistema del marchio UE una regola che imponga l’uso del marchio da solo, separatamente da altri segni;
• l’uso di un segno in forma diversa da quella registrata è considerato uso del marchio registrato solo se non ne altera il carattere distintivo;
• quando più segni sono usati simultaneamente, occorre verificare se l’uso congiunto modifichi la funzione distintiva del marchio registrato, tenendo conto anche delle prassi del settore.

Sono citate, tra le altre, le cause Specsavers, CRISTAL CASTELLBLANCH, MB, VÖLKL, Representation of a polygon e VICTOR.

Definizione del pubblico rilevante

Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il pubblico rilevante sarebbe stato costituito solo da consumatori cinesi o sinofoni. Osserva che la registrazione dei vini fermi non indica un target esclusivo di clienti di origine cinese; la semplice presenza di caratteri cinesi non basta a definire una categoria particolare di consumatori. Inoltre, la prova prodotta non dimostrava che i prodotti fossero destinati a un mercato di nicchia esclusivamente sinofono: le vendite avvenivano anche tramite canali commerciali non specificamente rivolti a ristoratori cinesi, e gli stessi prodotti erano accessibili anche a consumatori non cinesi che frequentavano ristoranti cinesi o altri esercizi. Da ciò deriva che il pubblico di riferimento era correttamente individuato nel pubblico generale.

Il Tribunale distingue e considera non decisive le pronunce invocate dalla ricorrente, in particolare Loutfi Management Propriété Intellectuelle, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik e Monolith Frost, ritenendo che esse non imponessero, nel caso di specie, una diversa definizione del pubblico.

Valutazione dell’alterazione del carattere distintivo

Sulla base del segno registrato e delle prove prodotte, il Tribunale osserva che i caratteri cinesi, nel loro contesto d’uso, apparivano in dimensioni molto ridotte e quasi sempre associati alle espressioni verbali
dragon de chine
e
kasite
, oltre che alla rappresentazione di un drago. Tali elementi aggiunti erano chiaramente visibili, dominanti e posti in posizione ancillare rispetto ai caratteri cinesi.

Poiché il pubblico pertinente non era in grado di verbalizzare o memorizzare quei caratteri, essi erano percepiti come segni astratti o decorativi, con un grado di distintività inferiore alla media. Ne consegue che l’uso effettivamente dimostrato non costituiva una mera variante insignificante del segno registrato, ma una forma che ne alterava il carattere distintivo. Il marchio non continuava quindi a svolgere, in tale forma, la funzione di indicazione di origine.

Irrilevanza della decisione nazionale richiamata

Il Tribunale ritiene non decisiva la sentenza del tribunal judiciaire de Bordeaux invocata dalla ricorrente. La tutela del marchio UE è autonoma e la legittimità delle decisioni dell’EUIPO si valuta unicamente alla luce del regolamento 2017/1001; pertanto, le autorità dell’Unione non sono vincolate da decisioni nazionali rese in situazioni analoghe.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha violato né l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), né l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il ricorso è quindi respinto integralmente e Castel Frères è condannata alle spese.

Principio affermato

L’uso di un marchio figurativo registrato in combinazione con elementi verbali e figurativi dominanti può integrare uso genuino solo se il segno così utilizzato conserva il carattere distintivo del marchio registrato. Quando, invece, gli elementi aggiunti prevalgono e il segno originario, per dimensioni e contesto, viene percepito dal pubblico come mero elemento decorativo, non vi è uso genuino ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.