Corte di giustizia, Sentenza C-684/21

Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra Papierfabriek Doetinchem BV e Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. sulla validità e sulla contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato relativo a un dispositivo di imballaggio. La Corte è chiamata a precisare come debba essere accertato se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica, nonché se elementi non emergenti dalla registrazione possano incidere sulla protezione.

Fatti e procedimento principale

Sprick, titolare del disegno o modello comunitario n. 001344022-0006, ha agito contro Papierfabriek Doetinchem per violazione dei diritti conferiti dal disegno o modello. La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale l’annullamento del titolo, sostenendo che tutte le caratteristiche del prodotto fossero imposte dalla funzione tecnica.

Il Landgericht Düsseldorf aveva accolto le domande di Sprick, valorizzando l’esistenza di numerose forme alternative. In appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha invece annullato il disegno o modello, ritenendo che tutte le caratteristiche fossero dettate dalla funzione tecnica e che la mera esistenza di alternative fosse irrilevante alla luce della sentenza DOCERAM. Successivamente, il Bundesgerichtshof ha cassato tale decisione, osservando che il giudice d’appello aveva trascurato circostanze visive, tra cui la possibilità di una realizzazione bicolore, e il fatto che Sprick disponesse di numerosi disegni o modelli alternativi.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare:

• il considerando 10, che esclude la protezione per le caratteristiche determinate unicamente da funzioni tecniche;
• l’articolo 3, lettera a), che definisce il disegno o modello come l’aspetto del prodotto;
• l’articolo 6, sul carattere individuale;
• l’articolo 8, paragrafo 1, che esclude la tutela per le caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica;
• l’articolo 10, paragrafo 1, sull’estensione della protezione;
• l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che richiede una rappresentazione riproducibile del disegno o modello.

Prima questione: criteri di valutazione della funzione tecnica

La Corte ribadisce che, nel sistema del regolamento, l’aspetto è l’elemento determinante del disegno o modello. L’articolo 8, paragrafo 1, mira a impedire che la tutela del design ostacoli l’innovazione tecnologica: una caratteristica è esclusa dalla protezione se la necessità di svolgere una funzione tecnica è l’unico fattore che ne ha guidato la scelta, mentre le considerazioni di natura estetica o visiva non hanno avuto alcun ruolo.

Quanto alle soluzioni alternative, la Corte richiama DOCERAM: la sola esistenza di disegni o modelli alternativi non è decisiva, perché altrimenti un operatore potrebbe ottenere, tramite più registrazioni, una protezione sostanzialmente equiparabile a quella brevettuale, eludendo le condizioni del brevetto e restringendo indebitamente la concorrenza. Lo stesso vale se il titolare possiede egli stesso più registrazioni alternative. Tuttavia, tali elementi possono essere presi in considerazione come parte dell’insieme delle circostanze oggettive del caso, se supportati da prove affidabili.

La risposta è quindi che il giudice nazionale deve fare una valutazione complessiva delle circostanze oggettive rilevanti, senza attribuire carattere determinante alle alternative esistenti o al fatto che il titolare abbia registrato altri modelli simili.

Seconda questione: policromia non risultante dalla registrazione

La Corte afferma che considerazioni visive, come una progettazione in due elementi che renda possibile la policromia, possono in astratto rientrare tra le circostanze da considerare. Tuttavia, se la policromia non emerge dalla rappresentazione registrata, essa non può essere presa in considerazione.

La motivazione si fonda sul ruolo della registrazione, che deve consentire a autorità e terzi di conoscere con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione. La rappresentazione riproducibile di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), serve proprio a individuare l’esatto perimetro del diritto esclusivo. Considerare un elemento non registrato introdurrebbe incertezza sull’oggetto protetto e pregiudicherebbe la certezza del diritto.

Terza questione

Poiché la Corte risponde negativamente alla seconda questione, dichiara non necessario pronunciarsi sulla terza, relativa all’eventuale incidenza della policromia sulla portata della protezione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la valutazione sulla determinazione tecnica delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto va svolta tenendo conto dell’insieme delle circostanze oggettive pertinenti, incluse le alternative disponibili e l’eventuale pluralità di registrazioni del titolare, ma senza che tali elementi siano di per sé decisivi;
• il fatto che la progettazione consenta una policromia non può essere considerato se la policromia non risulta dalla registrazione del disegno o modello.

Principi utili per la pratica

Per la pratica contenziosa in materia di disegni e modelli, la sentenza conferma che l’analisi della funzione tecnica è sostanziale e probatoria, non formalistica: occorre esaminare il contesto oggettivo, ma non basta invocare alternative teoriche o registrazioni parallele. Al tempo stesso, la pronuncia rafforza l’esigenza di precisione della registrazione: non è possibile ampliare ex post il contenuto protetto includendo elementi visivi non rappresentati nel deposito.