Tribunale, Sentenza T-443/18

Opposizione a marchio UE basata su denominazione commerciale nazionale anteriore e domanda di sospensione

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018, resa in un lungo procedimento di opposizione tra due società tedesche omonime, Peek & Cloppenburg KG di Düsseldorf e Peek & Cloppenburg KG di Amburgo. Oggetto del contendere era la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo "Vogue Peek & Cloppenburg" e, in particolare, la rilevanza di una denominazione commerciale nazionale anteriore e di un accordo di delimitazione invocato dalla richiedente.

Fatti e procedimento amministrativo

La società di Düsseldorf aveva chiesto nel 2002 la registrazione del marchio denominativo "Vogue Peek & Cloppenburg" per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35. La società di Amburgo aveva proposto opposizione nel 2003 sulla base della denominazione commerciale "Peek & Cloppenburg", invocando l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, poi articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con gli articoli 5, 6 e 15 del Markengesetz tedesco.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione nel 2005. In seguito, il procedimento era stato sospeso in attesa dell’esito di due procedimenti pilota dinanzi all’EUIPO, nei quali l’opposizione fondata sulla medesima denominazione commerciale era già stata accolta; tali decisioni erano state confermate dal Tribunale e dalla Corte. Dopo la chiusura di quei procedimenti, l’opposizione era stata ripresa.

Successivamente, la richiedente aveva chiesto un’ulteriore sospensione del procedimento dinanzi all’EUIPO in ragione di un’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto pendente davanti al Landgericht Düsseldorf. In tale giudizio ella chiedeva una declaratoria sul proprio preteso diritto di ottenere la registrazione e l’uso di marchi derivati dalla denominazione commerciale, sulla base di un accordo di delimitazione concluso con la controparte nel 1990 e confermato nel 1992.

Decisione impugnata

La commissione di ricorso aveva respinto sia il ricorso amministrativo sia la domanda di sospensione. Quanto al merito dell’opposizione, aveva ritenuto che la denominazione commerciale dell’interveniente fosse anteriore, distintiva e tutelata in Germania; aveva inoltre ravvisato somiglianza elevata tra i segni e, per alcuni prodotti e servizi, un rischio di confusione o, in difetto di prossimità settoriale, un pregiudizio o sfruttamento indebito della denominazione. Quanto alla sospensione, aveva ritenuto che l’azione dinanzi al giudice tedesco fosse solo dichiarativa, non idonea a imporre il ritiro dell’opposizione, e che comunque la ricorrente non avesse dimostrato che l’accordo di delimitazione le attribuisse un diritto a registrare marchi dell’Unione europea.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva quattro motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafo 3, del Markengesetz;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 70 del regolamento 2017/1001 e della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, per il diniego di sospensione.

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi tre motivi, che ruotano attorno alla corretta applicazione del diritto tedesco rilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, e separatamente il motivo relativo alla sospensione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto:

• l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, che consente di opporsi alla registrazione di un marchio UE sulla base di un diritto anteriore diverso da un marchio;
• l’articolo 70 del regolamento 2017/1001, sulla sospensione dei procedimenti davanti alla commissione di ricorso;
• la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, applicabile ai procedimenti di opposizione, poi sostituita dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625;
• le disposizioni del Markengesetz tedesco, in particolare gli articoli 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 3, e 15, paragrafi 2 e 3, che disciplinano la tutela delle denominazioni commerciali e le condizioni per vietare l’uso di segni successivi.

Ragionamento della Corte: primi tre motivi

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato che l’accordo di delimitazione le conferisse il diritto di far registrare marchi dell’Unione europea. In particolare, osserva che le censure della ricorrente miravano a far valere un diritto contrattuale idoneo a neutralizzare la protezione della denominazione commerciale anteriore invocata dall’opponente.

La Corte precisa che non occorre pronunciarsi sulla motivazione aggiuntiva della commissione di ricorso relativa all’eventuale estensione territoriale dell’accordo al di fuori della Germania, poiché già mancava la prova del diritto alla registrazione di marchi dell’Unione europea.

Ragionamento della Corte: sospensione del procedimento

Sul quarto motivo, il Tribunale ricorda che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale in materia di sospensione e che il controllo del giudice dell’Unione è limitato all’assenza di errore manifesto di valutazione o sviamento di potere. La sospensione non è automatica e deve risultare da un bilanciamento degli interessi delle parti.

Il Tribunale riconosce che la mera circostanza che l’azione tedesca fosse dichiarativa e non imponesse il ritiro dell’opposizione non bastava, da sola, a giustificare il rigetto della sospensione. Tuttavia, ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente effettuato un esame prima facie delle probabilità di successo dell’azione pendente e abbia potuto concludere che essa non avrebbe avuto effetti determinanti sul procedimento di opposizione.

Pur rilevando che la commissione di ricorso aveva commesso inesattezze nel sostenere che l’accordo di delimitazione non riguardasse marchi dell’Unione europea o non si estendesse oltre la Germania, il Tribunale considera tali errori non decisivi. Le precedenti decisioni sfavorevoli alla ricorrente nei procedimenti pilota e nelle controversie tedesche potevano essere prese in considerazione nell’analisi preliminare delle probabilità di accoglimento dell’azione. Alla luce di tale contesto, la commissione di ricorso non aveva travalicato il margine di discrezionalità nel ritenere che l’azione pendente non giustificasse un’ulteriore sospensione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Peek & Cloppenburg KG di Düsseldorf alle spese.

Principi affermati

La sentenza riafferma che, nell’opposizione fondata su un diritto anteriore diverso da un marchio, l’EUIPO deve verificare il contenuto della tutela nazionale invocata, ma la parte che invoca un accordo di delimitazione deve dimostrare in modo convincente che esso le conferisca un diritto rilevante a registrare marchi dell’Unione europea. Inoltre, in materia di sospensione, il potere discrezionale dell’EUIPO è ampio e il suo esercizio può essere censurato solo in presenza di un errore manifesto o di sviamento di potere, non essendo sufficiente la mera esistenza di un giudizio parallelo dinanzi a un giudice nazionale.