Tribunale, Sentenza T-86/19

Marchio dell’Unione europea "BIO-INSECT Shocker": nullità parziale per ingannevolezza nei biocidi

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità del marchio denominativo "BIO-INSECT Shocker". Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009 rispetto a prodotti delle classi 1, 5 e 31.

Parti e procedimento

La ricorrente è SolNova AG. Il convenuto è l’EUIPO. Interveniente nel giudizio davanti al Tribunale è Canina Pharma GmbH, titolare del marchio contestato e già parte interessata nel procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO. Il ricorso è diretto contro la decisione dell’11 dicembre 2018 con la quale la seconda commissione di ricorso aveva respinto la domanda di nullità proposta da SolNova.

Fatti rilevanti

Canina Pharma aveva depositato il 26 novembre 2015 la domanda di registrazione del marchio denominativo "BIO-INSECT Shocker", registrato il 10 marzo 2016. Il marchio copriva prodotti delle classi 1, 5 e 31, tra cui biocidi, disinfettanti, insetticidi, repellenti e prodotti veterinari. SolNova aveva prima presentato osservazioni di terzi contro la registrazione e poi, il 25 luglio 2016, una domanda di nullità fondata sugli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento n. 207/2009.

Normativa applicabile e data di riferimento

Il Tribunale ricorda che, per l’esame degli impedimenti assoluti, l’EUIPO deve collocarsi alla data di deposito della domanda di registrazione. Poiché la domanda è stata presentata il 26 novembre 2015, si applica il regolamento n. 207/2009, e non il regolamento n. 2017/1001, benché le disposizioni rilevanti siano sostanzialmente rimaste immutate. Vengono inoltre richiamati il regolamento n. 528/2012 sui biocidi e il regolamento n. 834/2007 sul termine "bio" in materia di prodotti biologici.

Primo motivo: assenza di descrittività e di carattere distintivo

La ricorrente sosteneva che il segno fosse descrittivo e quindi privo di carattere distintivo per i prodotti correlati agli insetticidi. Il Tribunale applica il criterio consolidato secondo cui un segno è descrittivo solo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica.

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico di riferimento il pubblico anglofono composto in parte da consumatori medi e specialisti, in parte solo da specialisti, con livello di attenzione medio-alto. Aveva inoltre rilevato che il termine "shocker" significa qualcosa che provoca uno shock, ma non un prodotto che uccide o respinge gli insetti. Il Tribunale conferma questa analisi: per attribuire al segno il significato evocato dalla ricorrente, il consumatore dovrebbe compiere diversi passaggi mentali. Il segno è dunque evocativo o allusivo, non descrittivo.

Valutazione delle prove sull’uso comune del termine

Per sostenere il carattere descrittivo, SolNova aveva invocato un preteso uso comune di "shocker" o "insect shocker" nel mercato. Il Tribunale distingue le prove: alcuni documenti erano stati prodotti solo in giudizio e quindi sono stati dichiarati irricevibili; altri erano successivi alla data di deposito o privi di data; solo una prova attestava un uso risalente al 2014 e quindi idoneo a riferirsi alla situazione esistente alla data del deposito. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere insufficiente la prova di un uso generalizzato del termine per i prodotti insettifughi.

Conseguenza sulla censura di difetto di distintività

Poiché il marchio non è stato ritenuto descrittivo, cade anche l’argomento della ricorrente sulla mancanza di carattere distintivo, essendo quest’ultimo fondato esclusivamente sulla pretesa descrittività del segno. Il primo motivo è quindi respinto integralmente.

Terzo motivo: ingannevolezza del marchio per i biocidi

La ricorrente sosteneva che il marchio potesse indurre in errore il pubblico circa la natura o la qualità dei prodotti, in particolare perché il termine "bio" farebbe pensare a prodotti biologici, naturali o rispettosi dell’ambiente. Il Tribunale ricorda che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 osta alla registrazione di marchi che possano ingannare il pubblico circa natura, qualità o origine del prodotto, richiedendo un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno.

Collegamento con il regolamento sui biocidi

Per i prodotti identificati come biocidi, il Tribunale osserva che il regolamento n. 528/2012 vieta espressamente etichette e pubblicità ingannevoli, in particolare quelle che evocano prodotti "naturali", "innocui" o "rispettosi dell’ambiente". Ne deriva che la presenza del termine "bio" su tali prodotti è idonea, di per sé, a generare un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore. Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza sulla forte valenza evocativa di "bio", generalmente associata a rispetto dell’ambiente, materie naturali e procedimenti ecologici, nonché il significato del termine nel regolamento n. 834/2007 sui prodotti biologici.

Irrilevanza dell’eventuale uso non ingannevole

La commissione di ricorso aveva ritenuto che fosse possibile un uso non ingannevole del segno. Il Tribunale afferma invece che tale possibilità non esclude l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g): se il marchio, per la sua formulazione, può indurre in errore il pubblico, l’impedimento assoluto sussiste comunque. È inoltre irrilevante che l’interveniente non fosse titolare di un’autorizzazione specifica ai sensi del regolamento n. 528/2012.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale accoglie il terzo motivo e annulla la decisione impugnata nella parte relativa ai prodotti della classe 1 e della classe 5 che ricadono nella categoria dei biocidi/insetticidi e correlati. Per il resto, il ricorso è respinto. Il secondo motivo, relativo all’ordine pubblico, non viene esaminato perché riguardava gli stessi prodotti già colpiti dall’accoglimento del terzo motivo.

Spese

Quanto alle spese, il Tribunale, in ragione della soccombenza sostanziale dell’EUIPO e dell’interveniente, decide che Canina Pharma sopporterà, oltre alle proprie spese, metà delle spese della ricorrente dinanzi al Tribunale e le spese necessarie del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’EUIPO sopporterà le proprie spese, mentre SolNova sosterrà metà delle proprie spese dinanzi al Tribunale.

Principi affermati

Il segno evocativo non è descrittivo se richiede un ragionamento ulteriore per essere collegato ai prodotti. Tuttavia, l’uso di "bio" per biocidi può rendere il marchio ingannevole, perché suggerisce caratteristiche ecologiche o naturali vietate o quanto meno fuorvianti nella disciplina dei biocidi. Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), non è necessario dimostrare che ogni uso del segno sia ingannevole: è sufficiente che il marchio, per come è formulato, possa creare un rischio sufficientemente grave di inganno per il pubblico di riferimento.