Tribunale, Sentenza T-15/20

Marchio UE SKYLINERS: legittimazione del licenziatario a proporre opposizione e motivazione sull’ammissione di prove tardive

Il procedimento è un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO in una controversia di opposizione tra Skyliners GmbH e Sky Ltd. La lite riguarda la registrazione del segno denominativo SKYLINERS e la validità dell’opposizione fondata su marchi anteriori SKY, in particolare quanto alla legittimazione del licenziatario a presentare l’opposizione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Skyliners GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio UE SKYLINERS per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 35 e 41. Sky plc, poi divenuta Sky Ltd, aveva proposto opposizione basandosi su tre marchi anteriori SKY: un marchio del Regno Unito e due marchi dell’Unione europea. Per i due marchi UE, il titolare registrato era Sky International AG, mentre Sky plc si presentava come licenziataria autorizzata.

EUIPO aveva comunicato che l’opposizione era ammissibile, almeno con riferimento a uno dei marchi anteriori UE, e aveva richiesto la prova dell’esistenza dei diritti anteriori e della legittimazione a opporsi entro il termine fissato. L’Opposition Division aveva poi accolto l’opposizione, ma sulla sola base del marchio del Regno Unito. In appello, invece, la commissione di ricorso aveva rigettato il gravame e fondato la sussistenza del rischio di confusione sui marchi anteriori UE, senza soffermarsi espressamente sulla prova dell’autorizzazione del licenziatario.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato due profili principali:

• se il licenziatario di un marchio anteriore debba provare, entro il termine assegnato da EUIPO, di essere autorizzato dal titolare a proporre opposizione;
• se la commissione di ricorso potesse tenere conto di un contratto di licenza prodotto solo il 27 giugno 2019 e, in caso affermativo, se dovesse motivare espressamente l’esercizio di tale potere discrezionale.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di marchio era stata depositata il 21 settembre 2015, la disciplina sostanziale applicabile era il regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali rilevanti erano quelle vigenti al momento dei rispettivi atti processuali. In particolare, sono richiamati:

• articolo 41(1)(a) del regolamento n. 207/2009 e, corrispondentemente, articolo 46(1)(a) del regolamento n. 2017/1001, sulla facoltà di proporre opposizione;
• regola 15(2)(h)(iii), regola 19(2) e regola 20(1) del regolamento n. 2868/95, che impongono di indicare e provare l’autorizzazione del licenziatario;
• articolo 95(2) del regolamento n. 2017/1001 e articolo 27(4) del regolamento delegato n. 2018/625, sull’ammissione di fatti e prove tardivi dinanzi alla commissione di ricorso;
• articolo 94(1) del regolamento n. 2017/1001 e articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione.

Ragionamento del Tribunale sulla legittimazione del licenziatario

Il Tribunale afferma che la semplice registrazione di una licenza esclusiva non basta a provare il potere del licenziatario di proporre opposizione. La questione della legittimazione è autonoma e dipende, caso per caso, dagli accordi tra titolare e licenziatario; non esiste una presunzione legale secondo cui una licenza esclusiva comporti automaticamente l’autorizzazione ad opporsi.

Viene inoltre esclusa la possibilità di inferire tale autorizzazione da circostanze oggettive invocate da EUIPO davanti al Tribunale, come:

• l’appartenenza delle società allo stesso gruppo;
• la condivisione del medesimo rappresentante;
• la coincidenza tra il soggetto che aveva chiesto la registrazione della licenza e quello che aveva presentato l’opposizione;
• la titolarità, in capo al licenziatario, di un marchio del Regno Unito parallelo;
• il fatto che la ricorrente non avesse contestato tempestivamente la legittimazione nel procedimento amministrativo.

Secondo il Tribunale, tali elementi non consentono di superare l’obbligo normativo di prova e, in ogni caso, non risultano adeguatamente richiamati o esaminati nella decisione impugnata.

Ragionamento sull’uso di prove tardive e sull’obbligo di motivazione

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso avrebbe potuto prendere in considerazione la licenza prodotta tardivamente solo se avesse esercitato correttamente il potere attribuitole dall’articolo 27(4) del regolamento delegato n. 2018/625. Tuttavia, la decisione impugnata non indica in alcun modo che tale documento sia stato effettivamente considerato, né spiega perché il suo eventuale esame fosse giustificato.

La motivazione è quindi ritenuta insufficiente: non consente di comprendere se e come la commissione abbia ritenuto soddisfatti i requisiti per l’ammissione di prove tardive, né quali fatti già provati in tempo utile siano stati solo integrati dalla licenza. Il Tribunale precisa che il difetto di motivazione non è una mera irregolarità formale irrilevante, perché incide direttamente sull’esito della controversia.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO del 29 ottobre 2019. Condanna EUIPO e Sky Ltd a sopportare le proprie spese e, in solido, quelle sostenute da Skyliners GmbH.

Principi affermati

Dalla pronuncia emergono due principi di rilievo pratico:

• il licenziatario che propone opposizione contro un marchio UE deve dimostrare tempestivamente di essere autorizzato dal titolare del marchio anteriore;
• la commissione di ricorso, se intende fondarsi su prove prodotte tardivamente, deve motivare in modo comprensibile l’ammissione di tali prove e il nesso con l’esito del procedimento.

Implicazioni operative

Per i professionisti del settore marchi, la decisione conferma che la prova dell’autorizzazione del licenziatario non può essere data per implicita, neppure in presenza di rapporti societari stretti o di licenze registrate. In sede di opposizione davanti a EUIPO, è quindi essenziale depositare nei termini la documentazione che attesti espressamente il potere di agire in nome del titolare, altrimenti l’opposizione rischia l’inammissibilità o, comunque, l’annullamento della decisione favorevole ottenuta in appello.