Tribunale, Sentenza T-204/20

Marchio UE – opposizione contro registrazione internazionale "ZOOM" – esclusione del rischio di confusione per software con funzioni diverse nonostante l’identità dei segni

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso di annullamento proposto da Zoom KK contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE. La controversia riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea.

Fatti e procedimento amministrativo

Facetec, Inc. aveva chiesto la protezione nell’Unione della registrazione internazionale n. 1323959 per il marchio denominativo ZOOM, per software di sicurezza in classe 9, destinato a consentire l’accesso e la protezione di dispositivi mobili mediante riconoscimento facciale multidimensionale. Zoom KK aveva presentato opposizione sulla base di:

• un marchio UE denominativo anteriore ZOOM;
• un marchio UE figurativo anteriore ZOOM.

L’opposizione era inizialmente fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ma il titolare opponente aveva rinunciato al motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo che, anche tenendo conto delle prove di uso effettivo ammesse per alcuni prodotti, non vi fosse rischio di confusione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di protezione nell’Unione era stata presentata il 16 ottobre 2016, la causa è disciplinata, quanto al merito, dal regolamento n. 207/2009; quanto al procedimento, si applicano invece le norme del regolamento n. 2017/1001. Vengono in rilievo anche gli articoli 41, 65, 152, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e gli articoli 46, 66-71, 72 e 190, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001.

Documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

EUIPO aveva eccepito l’inammissibilità degli allegati A.3-A.14 del ricorso, prodotti per la prima volta in sede giurisdizionale. Il Tribunale li esclude dal vaglio, ricordando che il suo controllo è un controllo di legittimità della decisione impugnata e non può fondarsi su documenti nuovi non esaminati in sede amministrativa.

Questioni esaminate

Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due parti, per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo in sostanza che:

• la commissione di ricorso aveva errato nella comparazione dei segni e dei prodotti;
• non aveva correttamente applicato il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
• il carattere distintivo del marchio anteriore era stato valutato in modo errato.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale condivide l’impostazione della commissione di ricorso circa il pubblico rilevante: da un lato, consumatori che devono identificarsi per accedere a un dispositivo mobile; dall’altro, consumatori interessati all’elaborazione del suono in fase di registrazione audio. Per entrambi i gruppi il livello di attenzione è elevato, sia per ragioni di sicurezza sia per la natura tecnica e specialistica dei prodotti anteriore.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale distingue due gruppi di prodotti coperti dai marchi anteriori e oggetto dell’uso effettivo provato:

• i prodotti già riconosciuti come oggetto di uso effettivo dalla divisione di opposizione, quali registratori portatili, supporti magnetici, rhythm machines, drum machines, sound processors ed altri apparecchi musicali/audio;
• i "downloadable computer programs, being intended for use in connection with musical instruments and sound recording apparatus", per i quali la commissione di ricorso aveva riconosciuto l’uso effettivo.

Per il primo gruppo, il Tribunale conferma che non vi è somiglianza con il software contestato: i prodotti hanno natura, funzione e destinazione differenti, non sono complementari e non competono tra loro.

Per il secondo gruppo, il Tribunale riconosce che i prodotti hanno una natura comune, poiché si tratta di software/programmi, ma ritiene che la funzione specifica sia decisiva. Il software anteriore serve a modificare ed elaborare suoni durante la registrazione; il software contestato serve a proteggere e consentire l’accesso ai dispositivi mobili tramite identificazione facciale multidimensionale. La mera circostanza che entrambi siano software e che possano essere venduti nei medesimi store online non basta a fondare una somiglianza media: la diversità della funzione e della destinazione prevale.

Comparazione dei segni

Il Tribunale constata che:

• il marchio denominativo anteriore ZOOM e il segno contestato ZOOM sono identici;
• il marchio figurativo anteriore ZOOM e il segno contestato sono praticamente identici, poiché l’unica differenza è la stilizzazione grafica del segno anteriore.

La forte somiglianza dei segni è quindi riconosciuta senza riserve sostanziali.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il carattere distintivo del marchio figurativo anteriore ZOOM fosse inferiore alla media, perché il termine inglese "zoom" può indicare un suono ronzante o buzzing, con possibile connessione concettuale rispetto a prodotti sonori. Il Tribunale conferma questa valutazione, osservando che per una parte del pubblico dell’Unione il marchio non è privo di un significato evocativo/descritivo per prodotti legati al suono. Il fatto che tale percezione riguardi soprattutto il pubblico anglofono non è irrilevante, poiché basta che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che un basso grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un’elevata somiglianza tra i segni, e viceversa. Tuttavia, nel caso di specie, ciò non basta.

Per i prodotti diversi dai software specifici sopra indicati, manca del tutto la somiglianza richiesta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sicché il rischio di confusione è escluso in radice.

Per i software specificamente destinati a strumenti musicali e registrazione sonora, invece, pur essendo i segni quasi identici, il Tribunale esclude il rischio di confusione in ragione congiunta di:

• somiglianza solo limitata tra i prodotti;
• funzione profondamente diversa dei software;
• elevato livello di attenzione del pubblico;
• carattere distintivo inferiore alla media del marchio anteriore.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione della commissione di ricorso EUIPO. Conseguentemente, Zoom KK è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

In materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, l’identità o quasi identità dei segni non può da sola fondare il rischio di confusione quando i prodotti o servizi hanno funzioni diverse e il pubblico di riferimento presta un’attenzione elevata; in particolare, per software e programmi per computer la funzione specifica del prodotto assume importanza determinante nella valutazione della somiglianza.