Tribunale, Sentenza T-452/22

Opposizione al marchio UE "Hofmag" basata sul segno anteriore HOFMAG

Il caso riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. La controversia si inserisce nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo ai segni non registrati o ad altri segni usati nel commercio.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 13 agosto 2019 Healthfactories GmbH ha depositato domanda di registrazione del marchio verbale UE "Hofmag" per prodotti delle classi 9 e 10. Hofmeir Magnetics Ltd ha proposto opposizione il 5 dicembre 2019, invocando l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e fondandosi sul segno non registrato HOFMAG, usato, secondo la ricorrente, in Germania e Austria per un dispositivo di terapia magnetica.

La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. La commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto, rilevando che le prove prodotte non dimostravano un impatto economico sufficiente del segno anteriore nei territori invocati nel periodo rilevante, né un uso nel commercio e una significatività superiore a quella meramente locale.

Domande e censure della ricorrente

La ricorrente ha proposto ricorso ex articolo 263 TFUE, deducendo essenzialmente due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, per non avere la commissione di ricorso adeguatamente considerato la ristrettezza del mercato di riferimento e per avere sottovalutato gli elementi probatori relativi all’uso del segno;
• mancato riconoscimento del fatto che l’opposizione si fondava anche sulla denominazione commerciale "Hofmag", oltre che sul marchio non registrato HOFMAG.

Ammissibilità di alcuni elementi di prova

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha depositato in allegato alla domanda nuove informazioni sulle vendite del dispositivo per il periodo successivo al 4 maggio 2020. Il Tribunale ha distinto tra:

• dati già sostanzialmente presenti nel fascicolo amministrativo per il periodo 16 settembre 2019 - 4 maggio 2020, dichiarati ammissibili;
• dati relativi al periodo successivo al 4 maggio 2020, dichiarati irricevibili perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui il controllo giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO riguarda la legittimità dell’atto impugnato e non consente di riesaminare i fatti sulla base di prove nuove non prodotte in sede amministrativa.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, il titolare di un segno non registrato può opporsi alla registrazione di un marchio UE solo se il segno:

• è usato nel commercio;
• ha una significatività non meramente locale;
• è stato acquisito conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile prima della data di deposito del marchio contestato;
• conferisce al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Tali condizioni sono cumulative. È stata inoltre richiamata la necessità di prove solide e oggettive dell’uso effettivo del segno e la rilevanza del momento del deposito della domanda di marchio UE come data di riferimento per l’uso nel commercio e per l’acquisizione del diritto.

Ragionamento del Tribunale sull’uso nel commercio e sulla significatività non meramente locale

Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non aveva effettuato vendite del dispositivo prima del 13 agosto 2019, pur avendo svolto attività promozionali nel luglio 2019 poi seguite da vendite da settembre 2019 in avanti.

Quanto alla pretesa mancata considerazione della ristrettezza del mercato, il Tribunale ha affermato che spettava alla ricorrente provarla, in forza dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che limita l’esame dell’EUIPO ai fatti, prove e argomenti presentati dalle parti. Le prove offerte non consentivano di dimostrare in modo concreto un mercato ristretto: non bastavano né un comunicato stampa dell’interveniente, né il prezzo elevato del prodotto, né deduzioni astratte sul numero di potenziali clienti.

Il Tribunale ha poi ritenuto che le attività promozionali prima della data rilevante, pur essendo documentate, non erano sufficienti a dimostrare un uso nel commercio in senso giuridico. Le vendite successive al 13 agosto 2019 non erano, in linea di principio, pertinenti per verificare la condizione temporale richiesta; comunque, anche considerando il loro possibile valore corroborativo, le 31 vendite tra settembre 2019 e maggio 2020 non bastavano a provare un uso quantitativamente sufficiente, tanto più che le stime annualizzate proposte dalla ricorrente si fondavano su mere probabilità e non su prove oggettive.

Ragionamento del Tribunale sulla denominazione commerciale "Hofmag"

Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo. Ha rilevato che il modulo di opposizione menzionava soltanto il segno non registrato HOFMAG e non indicava chiaramente una seconda base di opposizione costituita dalla denominazione commerciale "Hofmag". Ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625, il modulo deve identificare in modo chiaro il diritto anteriore invocato.

La mera apparizione del termine "Hofmag" nei dati di contatto dell’allegato alla domanda di opposizione non bastava a far ritenere che la denominazione commerciale fosse stata invocata come distinto fondamento dell’opposizione. Analogamente, le osservazioni presentate dopo la scadenza del termine di opposizione non potevano introdurre un nuovo diritto anteriore o una nuova base di opposizione.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Hofmeir Magnetics Ltd a sopportare le proprie spese e quelle di Healthfactories GmbH, mentre EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese. Il Tribunale ha inoltre precisato che la decisione impugnata continua a regolare la questione delle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni ex articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la prova dell’uso del segno anteriore deve essere rigorosa, anteriore alla data rilevante e non può essere sostituita da deduzioni o stime. Inoltre, chi intende fondare l’opposizione su più diritti anteriori deve indicarli in modo chiaro e tempestivo nel modulo di opposizione, senza poter integrare tardivamente la base giuridica della contestazione.