Tribunale, Sentenza T-645/22

Marchio UE figurativo CS jeans your best fashion partner: decadenza per mancato uso effettivo

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da C. & S. Srl avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di revoca di marchio UE. La controversia riguarda un marchio figurativo registrato per prodotti di classe 25, ossia "clothing, footwear, headgear", e la prova dell’uso effettivo nel quinquennio rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato depositato il 20 settembre 2010 e registrato il 4 febbraio 2011, poi rinnovato. Il 3 dicembre 2020 Scuderia AlphaTauri SpA ha chiesto la decadenza ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione Annullamento ha accolto la domanda il 2 dicembre 2021, revocando il marchio dal 3 dicembre 2020; la commissione di ricorso ha poi respinto l’appello con decisione del 4 agosto 2022.

Normativa rilevante

La causa è decisa sulla base del regolamento (UE) 2017/1001, applicabile ratione temporis perché la domanda di revoca è stata presentata il 3 dicembre 2020. Sono centrali:

• l’articolo 18, paragrafo 1, che richiede l’uso effettivo dell’EU trade mark entro cinque anni dalla registrazione o la mancata sospensione per un periodo ininterrotto di cinque anni;
• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), che prevede la revoca in caso di mancato uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, salvo giustificati motivi;
• l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), relativo all’uso in una forma diversa che non alteri il carattere distintivo del marchio registrato.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduce un unico motivo, articolato in due censure:

• il marchio sarebbe stato effettivamente usato in relazione a servizi di produzione/confezione di abbigliamento, e tale uso dovrebbe valere anche come uso per i prodotti "abbigliamento" registrati;
• la commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso che l’uso del segno in una forma diversa, priva dell’elemento "jeans", fosse idoneo a costituire uso effettivo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Ragionamento della Corte sulla prima censura

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’uso effettivo deve essere reale, concreto e riferito ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, non a segni usati solo per preservare il diritto. Osserva che il materiale prodotto dalla ricorrente, in particolare fatture, presentazioni, foto e un calendario di sponsorizzazione, non dimostrava un nesso sufficiente tra il marchio e i prodotti registrati.

In particolare, le fatture richiamate concernevano prestazioni di servizi di progettazione e confezione di abbigliamento per terzi, non la vendita di capi di abbigliamento; le fotografie non erano collegabili con certezza alle fatture; il calendario non indicava i prodotti offerti sotto il marchio. Il Tribunale respinge quindi l’argomento secondo cui l’uso del marchio per servizi di fabbricazione di abbigliamento varrebbe come uso per i prodotti abbigliamento, perché il requisito dell’articolo 18 riguarda esclusivamente i beni o servizi in respect of which the mark is registered.

Il Tribunale sottolinea anche che, ai fini della prova dell’uso effettivo, non sono rilevanti i criteri impiegati nel giudizio di confusione o di similarità tra prodotti e servizi; qui conta invece la funzione del marchio come indicatore d’origine per il consumatore rispetto ai prodotti registrati. Nel caso concreto, le esigenze del consumatore di abbigliamento non coincidono con quelle dell’utente di servizi di produzione di abbigliamento per terzi.

Ragionamento della Corte sulla seconda censura

Quanto all’uso del segno in forma diversa, il Tribunale ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), consente variazioni solo se non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. L’analisi deve tener conto degli elementi distintivi e dominanti, della loro posizione e dell’impressione complessiva prodotta dal segno.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva ritenuto che gli elementi distintivi del marchio fossero il gruppo di lettere stilizzate "CS" e la parola stilizzata "jeans", mentre lo slogan "your best fashion partner" era privo di carattere distintivo. Il Tribunale conferma che "jeans" aveva un grado di distintività debole ma non trascurabile, grazie alla stilizzazione, alla dimensione della lettera iniziale e al collegamento visivo con il gruppo di lettere "CS". Di conseguenza, la sua omissione non era una variazione insignificante: alterava il carattere distintivo del marchio registrato e impediva di invocare la regola dell’uso in forma leggermente diversa.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la revoca del marchio per mancato uso effettivo. Condanna C. & S. Srl a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Scuderia AlphaTauri SpA; dispone invece che EUIPO sopporti le proprie spese, poiché non aveva chiesto le spese salvo che in caso di udienza, poi non tenuta.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• l’uso effettivo del marchio deve riferirsi ai prodotti o servizi esattamente coperti dalla registrazione;
• l’uso del segno per attività o servizi connessi alla produzione dei beni non equivale automaticamente a uso per i beni stessi;
• la prova dell’uso deve essere fondata su elementi solidi e oggettivi, non su semplici probabilità o supposizioni;
• una variante del marchio è sufficiente solo se non altera il carattere distintivo del segno registrato, valutato nell’impressione complessiva prodotta sul pubblico di riferimento.