Corte di giustizia, Sentenza C-541/18

Carattere distintivo di un hashtag come marchio

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra AS e il Deutsches Patent- und Markenamt, relativo alla registrazione del segno #darferdas? come marchio per articoli di abbigliamento. La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, applicabile ratione temporis, e chiarisce i criteri per valutare il carattere distintivo di un segno composto da un hashtag e da parole della lingua corrente.

Fatti e procedimento principale

AS aveva chiesto la registrazione del segno #darferdas? per prodotti della classe 25 dell’Accordo di Nizza, in particolare:

• articoli di abbigliamento, in particolare t-shirt;
• scarpe;
• cappelleria. Il DPMA aveva respinto la domanda ritenendo il segno privo di carattere distintivo. Il Bundespatentgericht aveva confermato il rigetto, osservando che il segno appariva come una semplice presentazione stilizzata di un messaggio interrogativo e non come indicazione di origine commerciale. Investito del ricorso, il Bundesgerichtshof ha dubitato del criterio da applicare per valutare la distintività, specie quanto alla rilevanza delle diverse possibili modalità di uso del segno sui prodotti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, secondo cui possono costituire marchi tutti i segni idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Viene poi in rilievo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, nonché il paragrafo 3 dello stesso articolo, relativo all’acquisto del carattere distintivo tramite l’uso. La direttiva 2008/95/CE era stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436, ma la Corte applica la disciplina precedente perché i fatti erano anteriori all’entrata in vigore della nuova direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento, cioè del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La valutazione deve essere concreta e tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

In tale prospettiva, il richiedente non è tenuto a predefinire con precisione l’uso futuro del marchio, né può pretendersi che la domanda si fondi su un’unica modalità di uso già individuata come la più probabile. Tuttavia, le autorità competenti devono evitare di attribuire rilevanza a usi meramente teorici o poco significativi nella pratica. Se, nel settore interessato, risultano dalla prassi più modalità di apposizione o presentazione del segno, tali modalità devono essere considerate nel giudizio sulla percezione del consumatore.

Nel caso degli articoli di abbigliamento, il giudice del rinvio aveva accertato che è normale apporre il marchio sia all’esterno del prodotto sia sull’etichetta interna. La Corte ritiene che entrambe le modalità, in quanto significative nella pratica del settore, debbano essere prese in considerazione per verificare se il consumatore medio percepisca il segno come indicazione di origine commerciale oppure come semplice elemento decorativo o messaggio sociale.

La Corte aggiunge che il richiamo alla giurisprudenza Deichmann/UAMI resta pertinente solo se, nella prassi del settore economico interessato, sia rilevante una sola modalità d’uso. In presenza di più modalità realistiche e pratiche, tutte devono essere integrate nell’analisi della distintività.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione come marchio va esaminato considerando tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compreso l’insieme delle probabili modalità di uso del marchio richiesto. In assenza di altri indizi, tali modalità coincidono con quelle che, alla luce delle consuetudini del settore economico interessato, sono concretamente rilevanti nella pratica.

Rilievo pratico della pronuncia

La sentenza offre un criterio utile per gli operatori che depositano marchi costituiti da segni non convenzionali, come hashtag o combinazioni di simboli e parole. Per la verifica della distintività non basta dimostrare che il segno possa astrattamente fungere da marchio: occorre che, secondo il settore di riferimento, vi siano modalità d’uso realistiche che consentano al pubblico di percepirlo come indicatore di origine commerciale.