Tribunale, Sentenza T-561/20

Marchio UE "Vita": uso genuino e revoca per mancato uso

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, decide su un ricorso diretto contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la revoca del marchio UE verbale "Vita" per mancato uso genuino. La controversia riguarda prodotti della classe 9 e, in particolare, la qualificazione dell’uso del segno su una console portatile PlayStation Vita, su videogiochi compatibili e sul gioco online Aqua Vita.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio UE "Vita" era stato registrato nel 2005 per prodotti della classe 9, tra cui "data carriers containing programs", "computer software" e "audio and/or image carriers (not of paper)". Nel 2011 Vieta Audio, SA aveva chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che il segno non fosse stato oggetto di uso genuino nel quinquennio rilevante, dal 14 ottobre 2006 al 13 ottobre 2011.

Sony Computer Entertainment Europe, dante causa della ricorrente, aveva difeso il marchio affermando di averlo usato in relazione alla console portatile PlayStation Vita, ai relativi giochi e accessori, nonché al gioco Aqua Vita. A sostegno aveva prodotto una dichiarazione scritta di un dirigente e vari materiali promozionali, brochure, screenshot di siti web, articoli di stampa, immagini di confezioni e dati di vendita.

Dopo un primo ciclo procedimentale con revoca, impugnazione, annullamento per difetto di motivazione, nuovo esame e ulteriore annullamento per mancata esecuzione della sentenza precedente ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, la Seconda commissione di ricorso ha nuovamente respinto il ricorso nel 2020. Contro tale decisione è stato proposto il ricorso esaminato nella presente sentenza.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente deduceva un motivo unico di violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, articolato in quattro censure:

• interpretazione errata delle espressioni "data carriers containing programs" e "audio and/or image carriers (not of paper)";
• erronea valutazione delle prove relative al tempo e al luogo d’uso della console PlayStation Vita;
• erronea esclusione dell’uso del segno PSVita sui videogiochi come uso in relazione a "computer software";
• erronea valutazione delle prove relative al gioco Aqua Vita e mancata considerazione della sua idoneità a costituire uso per "computer software".

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il caso è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, poiché decisiva è la data della domanda di revoca. Richiama inoltre la disciplina probatoria allora applicabile, in particolare la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, che impone di provare luogo, tempo, entità e natura dell’uso mediante elementi oggettivi come confezioni, listini, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità o dichiarazioni scritte.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ribadisce i principi consolidati sulla nozione di uso genuino:

• l’uso deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi;
• non è sufficiente un uso meramente simbolico o interno;
• occorre tener conto di tutti i fatti e delle circostanze del mercato rilevante;
• la prova non può fondarsi su mere probabilità o supposizioni, ma su elementi solidi e oggettivi.

Valutazione della console PlayStation Vita

Quanto alla console PlayStation Vita, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui si tratterebbe di un "data carrier" o di un supporto audio/video solo perché contiene software e può memorizzare dati, immagini o suoni. Secondo la Corte, i materiali promozionali mostrano che il prodotto è presentato essenzialmente come "next generation gaming system"; la funzione di memorizzazione è descritta come tecnica e ancillare, utile a far funzionare il sistema operativo o a migliorare l’esperienza di gioco, ma non come scopo principale del prodotto.

Per lo stesso motivo, l’uso del marchio sulla console non prova l’uso per "audio and/or image carriers (not of paper)". Il fatto che il dispositivo riproduca suoni e immagini non basta a trasformarlo in un supporto audio/video, se tale capacità è solo accessoria rispetto alla funzione principale di console di gioco portatile.

Il Tribunale respinge anche la tesi della multifunzionalità: la PlayStation Vita non è qualificabile come prodotto composito polifunzionale nel senso evocato dalla ricorrente, perché le funzioni di storage, audio e video restano subordinate alla funzione principale di gioco.

Valutazione dei videogiochi come "computer software"

La Corte conferma la valutazione dell’EUIPO secondo cui la presenza del marchio PSVita sui giochi compatibili con la console non dimostra uso del segno per "computer software". I giochi sono identificati dai propri marchi e la dicitura PSVita indica soltanto la compatibilità con la console, non la provenienza commerciale del software da un unico operatore sotto quel marchio.

Il Tribunale sottolinea che l’indicazione di compatibilità non soddisfa la funzione essenziale del marchio. Inoltre, le fotografie delle confezioni di gioco non recano data e non consentono di provare il periodo, il luogo e l’entità dell’uso. La dichiarazione interna di un dirigente, priva di corroborazione sufficiente, non è idonea da sola a dimostrare l’uso genuino.

Valutazione del gioco Aqua Vita

In relazione ad Aqua Vita, il Tribunale osserva che i dati di vendita richiamati dalla ricorrente non erano contenuti in una vera dichiarazione testimoniale ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, ma solo nel corpo delle osservazioni. Tali dati, quindi, necessitavano di conferme esterne.

Le due email prodotte successivamente attestavano soltanto due vendite, circostanza giudicata manifestamente insufficiente a dimostrare un uso genuino. Il Tribunale rileva inoltre che la mancata produzione di fatture cartacee non impediva di fornire altri elementi, come relazioni annuali o bilanci certificati. La conclusione della commissione di ricorso, secondo cui le prove erano insufficienti per dimostrare l’uso del marchio per "computer software", viene quindi confermata.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la revoca del marchio "Vita" per i prodotti della classe 9 oggetto del procedimento. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la ricorrente a sopportare le spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di decadenza per non uso:

• l’uso genuino va apprezzato in funzione della percezione del consumatore e della finalità principale del prodotto;
• una funzione accessoria o tecnica non basta a far rientrare un prodotto in una categoria merceologica diversa da quella per cui il marchio è registrato;
• la mera indicazione di compatibilità di un software con una console non equivale a uso del marchio per quel software;
• la prova dell’uso richiede elementi oggettivi, coerenti e corroborati, specie quando il titolare si avvale di dichiarazioni provenienti da soggetti interni.