Tribunale, Sentenza T-463/20

Opposizione al marchio UE GT RACING

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la registrazione del marchio denominativo UE GT RACING. La controversia si colloca nel settore dei marchi dell’Unione europea e riguarda sia marchi anteriori registrati sia segni non registrati usati nel Regno Unito.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Sony Interactive Entertainment Europe Ltd; il convenuto è l’EUIPO; davanti alla commissione di ricorso era parte anche il richiedente del marchio, Wai Leong Wong. L’opposizione si fondava su diversi marchi anteriori UE registrati e su segni non registrati utilizzati nel commercio nel Regno Unito, invocando gli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti essenziali

Il 23 agosto 2017 il signor Wong aveva chiesto la registrazione del segno GT RACING per prodotti della classe 18, in particolare borse, valigie, articoli di pelletteria, ombrelli e accessori. Sony aveva presentato opposizione richiamando, tra gli altri, un marchio figurativo UE e il marchio verbale GT, oltre a segni non registrati come GT, GRAN TURISMO e VISION GT. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto dell’opposizione da parte della divisione opposizioni.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 23 agosto 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Per l’analisi dell’opposizione rilevano in particolare:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• articolo 8, paragrafo 4, sui segni non registrati o usati nel commercio di più che mera rilevanza locale;
• articolo 8, paragrafo 5, sulla tutela dei marchi dotati di reputazione.

Quadro giuridico richiamato dal Tribunale

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorrono cumulativamente somiglianza o identità dei segni e somiglianza o identità dei prodotti o servizi. Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, il marchio anteriore deve essere registrato, simile o identico al segno contestato, dotato di reputazione nell’Unione e idoneo a subire o a beneficiare di un uso senza giusto motivo del segno successivo. Per l’articolo 8, paragrafo 4, il segno anteriore deve essere usato nel commercio, avere una rilevanza non meramente locale, e il diritto nazionale applicabile deve consentire di vietare l’uso del marchio successivo. Per il passing off inglese, il Tribunale richiama le tre condizioni tradizionali: goodwill, misrepresentation e danno.

Valutazione del pubblico rilevante

Il primo motivo, relativo alla definizione del pubblico rilevante, viene respinto. Il Tribunale osserva che i prodotti e servizi interessati sono rivolti al grande pubblico, non a un pubblico specialistico. Conferma quindi la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento è il consumatore medio, con un livello di attenzione al massimo medio.

Confronto tra i segni: marchio figurativo anteriore e GT RACING

I motivi relativi al confronto tra il marchio figurativo anteriore e il segno GT RACING vengono respinti. Il Tribunale afferma che la comparazione dei segni deve essere fatta sulle loro qualità intrinseche, come registrati o richiesti, e non sulla base dell’uso commerciale o della reputazione del marchio anteriore. Il segno figurativo anteriore è costituito da linee curve, verticali e orizzontali molto stilizzate. Secondo il Tribunale, il consumatore dovrebbe compiere uno sforzo immaginativo eccessivo per leggerlo come le lettere GT; il segno viene percepito come una forma astratta unitaria, non come una combinazione di lettere. Per questo:

• non vi è somiglianza visiva;
• non è possibile un confronto fonetico;
• non è possibile un confronto concettuale, perché il marchio non veicola un messaggio semantico chiaro.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma poi che non vi è errore nel giudizio sulla dissimilarità dei prodotti tra i marchi anteriori e GT RACING. In particolare, i prodotti della classe 16 coperti dal marchio verbale GT e i prodotti della classe 18 coperti dal marchio richiesto hanno natura, funzione, canali di distribuzione e destinazione differenti. Non sono né sostituibili né in concorrenza. Quanto all’argomento sulla merchandising similarity, il Tribunale lo dichiara inammissibile perché non era stato sollevato davanti alla commissione di ricorso; aggiunge comunque che il solo fatto che beni diversi possano essere usati per merchandising non basta a renderli simili.

Reputazione e articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale afferma che, una volta esclusa la somiglianza dei segni o dei prodotti, non è necessario esaminare ulteriori elementi come reputazione, vantaggio indebito o pregiudizio. Nel caso del marchio figurativo anteriore, la commissione di ricorso aveva già escluso la somiglianza con GT RACING; per il marchio verbale GT, il Tribunale rileva inoltre che non era stata dimostrata la reputazione per i prodotti in classe 16 rilevanti. Pertanto l’articolo 8, paragrafo 5, non è applicabile.

Segni non registrati e passing off

Per i segni non registrati, il Tribunale distingue tra il marchio figurativo non registrato e il marchio verbale GT. Sottolinea che, nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 4, e della sezione 5(4)(a) del Trade Marks Act 1994, occorre provare l’uso nel commercio di più che mera rilevanza locale. Per il segno non registrato GT, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso: i documenti prodotti mostravano piuttosto l’uso del marchio figurativo o di espressioni come GRAN TURISMO, GT Academy, VISION GT o GT Sport app, ma non un uso sufficiente del solo segno GT come marchio distinto. Mancavano inoltre dati seri su volume commerciale, durata e frequenza d’uso. Di conseguenza, non era provato l’uso di più che mera rilevanza locale. Per il segno figurativo non registrato, il Tribunale conferma anche l’assenza di misrepresentation: non era dimostrato che una parte significativa del pubblico fosse indotta a ritenere che i prodotti GT RACING provenissero dall’opponente. Il Tribunale richiama che, nel passing off, la misrepresentation è concettualmente vicina al rischio di confusione, ma nel caso concreto non risultava integrata.

Effetto della Brexit

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, l’opposizione basata su segni non registrati britannici sarebbe divenuta priva di oggetto. Ai fini del controllo di legittimità conta la data di presentazione della domanda di marchio UE, che nel caso di specie era anteriore al 31 dicembre 2020.

Decisione

Il ricorso viene integralmente respinto. Sony Interactive Entertainment Europe Ltd è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la somiglianza dei segni va valutata in base alla loro percezione intrinseca, non al prestigio o all’uso commerciale del marchio anteriore;
• la tutela dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), richiede cumulativamente somiglianza dei segni e dei prodotti;
• la tutela dell’articolo 8, paragrafo 5, presuppone anche la prova della reputazione;
• per i segni non registrati, è indispensabile dimostrare un uso nel commercio di più che mera rilevanza locale e, nel diritto inglese, anche la misrepresentation;
• il solo merchandising non basta, di per sé, a fondare la similarità tra prodotti di classi diverse.