Tribunale, Sentenza T-3/24

Rigetto della registrazione del marchio "SUSTAINABLE BY DESIGN" per difetto di distintività

La causa è un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da DDCF contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio verbale UE "SUSTAINABLE BY DESIGN". Il contenzioso riguarda prodotti della classe 18 e l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato il 9 novembre 2022 una domanda di marchio dell'Unione europea per il segno verbale "SUSTAINABLE BY DESIGN". A seguito di una riformulazione della lista dei prodotti accettata in parte da EUIPO, la domanda riguardava articoli in cuoio e cuoio sintetico, borse, zaini, valigie, portafogli, cartelle, ombrelli e prodotti affini della classe 18. L'esaminatore aveva respinto la domanda il 28 aprile 2023 per mancanza di carattere distintivo; la commissione di ricorso aveva poi respinto il gravame con decisione del 18 ottobre 2023.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente articolava un unico motivo, deducendo la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Contestava in particolare:

• la valutazione del livello di attenzione del pubblico pertinente, ritenuta eccessivamente bassa per via della presunta natura promozionale del segno;
• l'interpretazione del segno come messaggio pubblicitario che suggerirebbe che i prodotti sono stati concepiti appositamente per essere sostenibili;
• la negazione di un gioco di parole, di un carattere fantasioso e di possibili significati plurimi;
• il mancato rilievo attribuito a decisioni e registrazioni favorevoli in altri contesti nazionali o presso EUIPO.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), implica che il segno consenta al consumatore di identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altri operatori. La valutazione va compiuta con riguardo ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico pertinente. I segni usati anche come slogan pubblicitari non sono esclusi automaticamente dalla registrazione, ma devono possedere un minimo di originalità, ambiguità, effetto sorpresa o uno sforzo interpretativo sufficiente a farli percepire non come semplice messaggio promozionale ma come indicatore di provenienza commerciale.

Valutazione del pubblico pertinente

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente sia il grande pubblico, con livello medio di attenzione, sia un pubblico professionale, con livello elevato di attenzione; aveva inoltre ritenuto che, trattandosi di una locuzione in lingua inglese, il pubblico rilevante fosse quello anglofono, incluso quello degli Stati membri in cui l'inglese è lingua ufficiale. Il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente sul livello di attenzione, osservando che essa non aveva spiegato in che modo un diverso livello di attenzione avrebbe inciso sulla distintività del segno e che, secondo la giurisprudenza, una maggiore attenzione del pubblico specializzato non comporta necessariamente che una minore distintività del segno sia sufficiente per la registrazione.

Analisi semantica del segno

Il Tribunale ha ritenuto che il termine "sustainable" abbia un significato preciso e comunemente inteso, ossia "che causa poco o nessun danno all'ambiente e quindi in grado di durare a lungo". Anche l'espressione "by design" è stata considerata di uso comune e immediatamente comprensibile come "deliberatamente, intenzionalmente". Da ciò il Tribunale ha desunto che il segno sarà percepito da una parte significativa del pubblico come un messaggio promozionale: i prodotti sarebbero stati "appositamente" concepiti per essere sostenibili o rispettosi dell'ambiente.

Assenza di gioco di parole, sorpresa o significati multipli utili

Il Tribunale ha escluso che il segno presenti un gioco di parole o una costruzione linguistica tale da conferirgli carattere distintivo. Ha osservato che il richiamo al termine "design" come "aspetto esteriore" dei prodotti non è idoneo a sostenere la tesi della ricorrente, perché la sostenibilità non dipende dall'apparenza del prodotto ma dalle sue qualità intrinseche, dai materiali o dalle modalità di fabbricazione. Ha inoltre escluso che il pubblico pertinente, non composto da specialisti del diritto della proprietà intellettuale, attribuisca a "design" il significato tecnico previsto dal regolamento sui disegni e modelli comunitari.

Connotazione positiva e funzione laudativa

Secondo il Tribunale, il termine "sustainable" ha una connotazione positiva indiscussa; l'espressione "by design" è al più neutra, non negativa. La combinazione delle due parole conferisce quindi al segno nel suo complesso una valenza chiaramente laudativa, suggerendo che i prodotti sono stati volutamente progettati per essere sostenibili. Proprio per questo il segno non richiede al pubblico un'elaborazione mentale sufficiente a superare la soglia della mera formula pubblicitaria.

Irrilevanza delle registrazioni o decisioni in altri ordinamenti

Il Tribunale ha respinto anche il richiamo della ricorrente a marchi simili registrati presso EUIPO o in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha ribadito che la giurisprudenza e la prassi decisionale di EUIPO non vincolano il giudice dell'Unione e che il sistema del marchio UE è autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali e ai registri di paesi terzi.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale ha quindi respinto l'unico motivo di ricorso e confermato il rigetto della domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Quanto alle spese, poiché non si è tenuta udienza e EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

Un marchio verbale composto da termini ordinari che esprimono direttamente una qualità apprezzata dal mercato, come la sostenibilità, è registrabile solo se presenta un elemento ulteriore idoneo a conferirgli capacità distintiva; in difetto, se il pubblico lo coglie come semplice slogan laudativo, la registrazione va negata. Le registrazioni in altri ordinamenti o la prassi di EUIPO non sono decisive nel controllo di legittimità dell'Unione.