Tribunale, Sentenza T-699/20

Opposizione al marchio UE figurativo "1st AMERICAN"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Fashion Energy Srl avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, resa in un procedimento di opposizione fondato su un marchio UE figurativo anteriore raffigurante un uccello rapace, probabilmente un'aquila. Il Tribunale esamina tre censure: mancata esecuzione della precedente sentenza del Tribunale, insufficienza di motivazione e violazione della disciplina sul rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Fashion Energy aveva chiesto la registrazione del marchio UE figurativo "1st AMERICAN" per prodotti delle classi 9, 24 e 25, tra cui occhiali, tessili per la casa, abbigliamento, calzature e copricapi. Retail Royalty Co. aveva presentato opposizione sulla base di un marchio UE figurativo anteriore registrato per prodotti e servizi nelle classi 3, 18, 25 e 35, richiamando il motivo relativo alla probabilità di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

L'opposizione era stata inizialmente accolta; un primo ricorso al Tribunale aveva poi portato all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso con sentenza del 12 luglio 2019, perché il significato dell'elemento verbale "1st american" non era stato adeguatamente determinato. La pratica era quindi tornata alla quarta commissione di ricorso, che con decisione del 10 settembre 2020 ha nuovamente respinto il ricorso di Fashion Energy e confermato l'opposizione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è chiamato a verificare:

• se la quarta commissione di ricorso abbia dato corretta esecuzione alla precedente sentenza del Tribunale ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001;
• se la motivazione sulla somiglianza visiva fosse sufficiente ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
• se la valutazione complessiva della probabilità di confusione fosse corretta alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Normativa rilevante e criteri applicati

Quanto al diritto applicabile, il Tribunale precisa che il profilo sostanziale è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, perché la domanda di registrazione è stata presentata il 16 ottobre 2009; le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001.

Per il merito, il Tribunale richiama i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione:

• confronto dei segni sulla base dell'impressione d'insieme;
• rilievo degli elementi distintivi e dominanti;
• interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
• maggiore importanza, per talune categorie di prodotti come l'abbigliamento, dell'aspetto visivo.

Esame del primo motivo: esecuzione della precedente sentenza

La censura di Fashion Energy secondo cui la quarta commissione di ricorso avrebbe violato l'articolo 72, paragrafo 6, viene respinta. Il Tribunale osserva che:

• il riconoscimento del ruolo distintivo indipendente dell'elemento figurativo non esclude che elemento verbale ed elemento figurativo possano essere co-dominanti;
• dalla precedente sentenza risultava che gli elementi verbali "1st" e "american" formavano un tutto solo entro il riquadro nero, mentre ciò che restava fuori doveva essere considerato distinto;
• la commissione di ricorso non aveva affermato che il Tribunale avesse attribuito al sintagma "1st american" un carattere distintivo medio, ma aveva svolto una propria analisi, ricavando che quel carattere non poteva essere inferiore a quello medio dell'elemento figurativo.

Ne consegue che non vi è stata alcuna inosservanza del giudicato.

Esame del secondo motivo: motivazione della decisione

Quanto alla motivazione, il Tribunale ricorda che essa è sufficiente se consente ai destinatari di comprendere la giustificazione dell'atto e al giudice dell'Unione di controllarne la legalità. Nel caso concreto, la quarta commissione di ricorso aveva spiegato che il segno richiesto presentava due elementi co-dominanti: il riquadro con la scritta e la rappresentazione dell'uccello, quest'ultima quasi tre volte più alta del riquadro e visivamente altrettanto impattante.

Pur non avendo classificato espressamente la somiglianza visiva nel punto dedicato al confronto dei segni, la commissione l'aveva qualificata come "media" in altri passaggi della decisione, in particolare nella parte introduttiva e nella valutazione globale. Il Tribunale conclude quindi che la motivazione era sufficiente.

Esame del terzo motivo: rischio di confusione

Sul merito, il Tribunale conferma in tre passaggi la valutazione dell'EUIPO.

Somiglianza visiva

Il segno anteriore è una pura figura di uccello rapace; il segno richiesto contiene una figura sostanzialmente analoga e, sopra di essa, l'elemento verbale "1st american". Poiché l'elemento figurativo ha un ruolo distintivo autonomo ed è co-dominante con quello verbale, la forte somiglianza tra le immagini degli uccelli non è neutralizzata dal testo aggiuntivo. La somiglianza visiva è quindi correttamente considerata media.

Somiglianza fonetica

Il Tribunale ribadisce che un marchio puramente figurativo, come quello anteriore, normalmente non è pronunciabile come tale. Una comparazione fonetica è rilevante solo se il contenuto semantico dell'immagine possa essere immediatamente ricondotto a un termine concreto e specifico. Nel caso di specie, l'immagine può essere percepita in modi diversi (aquila, rapace, falco, ecc.), senza un suono univoco; perciò la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto non praticabile il confronto fonetico.

Somiglianza concettuale

I due segni condividono il concetto di un uccello rapace in picchiata. L'elemento "1st american" del segno richiesto ha un significato incerto o comunque non comparabile con il segno anteriore, ma ciò non impedisce di riconoscere una somiglianza concettuale almeno media derivante dal comune nucleo figurativo.

Valutazione globale e dispositivo

Considerati il carattere distintivo medio del marchio anteriore, l'identità o somiglianza dei prodotti e servizi, la somiglianza visiva e concettuale e il fatto che per abbigliamento, tessili e prodotti affini l'aspetto visivo pesa in modo particolare, il Tribunale conferma l'esistenza di un rischio di confusione per tutti i prodotti e servizi in questione. La domanda di registrazione non può dunque proseguire.

Profili processuali e spese

Il Tribunale dichiara inoltre inammissibile la domanda volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio, poiché non compete al Tribunale sostituirsi all'EUIPO in una decisione di tale tipo. Poiché Fashion Energy è rimasta soccombente, è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'EUIPO e dall'interveniente.

Principi utili per la pratica

La sentenza conferma che, in materia di opposizione, la valutazione del rischio di confusione resta fortemente ancorata all'impressione complessiva del pubblico di riferimento. Per i marchi figurativi, la mera aggiunta di un elemento verbale non è sufficiente a escludere la confusione quando il nucleo figurativo è molto simile e assume un ruolo autonomo. La decisione ribadisce infine che, nel settore dell'abbigliamento, l'elemento visivo tende ad avere un peso determinante nella percezione del consumatore.