Tribunale, Sentenza T-1104/23

Decadenza del marchio TESTAROSSA per modellini di veicoli terrestri a motore

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Ferrari SpA contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza relativo al marchio denominativo TESTAROSSA, registrato internazionalmente con designazione dell’Unione europea. La controversia concerne esclusivamente i "modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)" della classe 28.

Fatti e svolgimento del procedimento

Ferrari aveva ottenuto la protezione nell’Unione per il marchio TESTAROSSA mediante registrazione internazionale del 17 ottobre 2006. Nel 2014 Kurt Hesse aveva chiesto la decadenza del marchio per alcuni prodotti della classe 28, tra cui i modellini di veicoli. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda limitatamente a tali modellini, ma la commissione di ricorso, con decisione del 29 agosto 2023, aveva accolto il ricorso di Hesse e dichiarato la decadenza del marchio per tutti i prodotti in questione.

Questioni giuridiche esaminate

Ferrari deduceva due motivi: difetto di motivazione e violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per non aver la commissione di ricorso riconosciuto l’uso effettivo del marchio per i modellini di veicoli. Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo e ha concentrato il controllo sulla natura dell’uso, poiché la commissione di ricorso non aveva affrontato in concreto luogo, tempo ed estensione dell’utilizzazione.

Normativa applicabile e criteri generali

Il Tribunale ha precisato che, per il profilo sostanziale, si applicano il regolamento n. 207/2009 e il regolamento n. 2868/95, mentre per gli aspetti procedurali opera il regolamento 2017/1001. Ha richiamato i criteri consolidati in tema di uso effettivo: il marchio deve essere usato in modo pubblico, verso l’esterno, e idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti, sulla base di elementi concreti e oggettivi e considerando tutte le circostanze del caso.

Valutazione dell’uso del marchio da parte di terzi

Il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza in materia di modellini di veicoli, in particolare la sentenza Adam Opel, secondo cui il titolare può opporsi all’uso di un segno identico sui modellini solo se tale uso pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio. Nel mercato dei modellini, un segno può essere usato da terzi anche senza autorizzazione se si limita a indicare che il prodotto è la riproduzione fedele di un’autovettura reale; ma se il segno, nel contesto commerciale, segnala che il prodotto proviene dal titolare del marchio o da un’impresa a esso collegata, l’uso è conforme alla funzione essenziale e può essere legittimamente opposto da terzi non autorizzati.

Esaminando le prove prodotte da Ferrari, il Tribunale ha rilevato che:

• nei cataloghi Bburago il marchio TESTAROSSA figurava chiaramente sotto le fotografie dei modellini, insieme al marchio Ferrari e alla dicitura "prodotto ufficiale su licenza Ferrari";
• nelle confezioni e nelle fotografie relative ai prodotti Hachette il marchio TESTAROSSA compariva in posizione ben visibile, con il marchio Ferrari e la medesima dicitura di licenza;
• la commissione di ricorso aveva errato nel ritenere che le confezioni fossero dominate dai marchi dei terzi, poiché il quadro grafico e testuale mostrava anche un chiaro collegamento con Ferrari.

Il Tribunale ha quindi affermato che il pubblico di riferimento avrebbe compreso che i modellini erano fabbricati da terzi su licenza Ferrari, e dunque che il marchio TESTAROSSA era utilizzato come indicatore di origine commerciale, anche se unitamente ad altri marchi.

Irrilevanza dell’assenza dei simboli TM e ®

Il Tribunale ha poi escluso che la mancata apposizione dei simboli "TM" o "®" potesse incidere sulla qualificazione dell’uso come uso effettivo. Tali simboli non sono infatti richiesti per dimostrare che un segno svolga la funzione essenziale di marchio, né la loro assenza incide sulla validità o sulla capacità distintiva del marchio UE.

Consenso implicito del titolare all’uso da parte di terzi

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’uso compiuto da un terzo con il consenso del titolare è considerato uso del titolare stesso. Il Tribunale ha ribadito che il consenso può essere anche implicito, purché emerga in modo certo da circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’uso.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che le prove complessive dimostrassero:

• la conoscenza da parte di Ferrari dell’uso del marchio TESTAROSSA da parte di terzi;
• la mancata opposizione di Ferrari a tale uso;
• il fatto che i terzi presentassero i prodotti come "ufficiali" su licenza Ferrari, creando un nesso chiaro tra titolare e produttori.

Anche le fatture e gli ordini di vendita prodotti da Ferrari sono stati letti come elementi coerenti con l’esistenza di un uso da parte di terzi con il consenso della titolare. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, nel settore dei modellini di veicoli, il collegamento tra marchio del modello e indicazione di licenza è perfettamente coerente con le prassi di mercato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la decadenza del marchio TESTAROSSA per i modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli). Non ha ritenuto necessario esaminare il primo motivo. La domanda di riforma è stata respinta, perché la commissione di ricorso non aveva accertato tutti gli elementi fattuali necessari per sostituire la propria valutazione con quella del Tribunale. EUIPO e Kurt Hesse sono stati condannati alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute da Ferrari nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di decadenza, l’uso effettivo può essere dimostrato anche quando il marchio è utilizzato da terzi nel contesto di prodotti commercializzati come ufficialmente licenziati dal titolare, purché il segno continui a fungere da indicatore di origine. Inoltre, il consenso del titolare può risultare implicitamente dalla combinazione di conoscenza dell’uso, mancata opposizione e struttura commerciale delle prove prodotte.