Tribunale, Sentenza T-1103/23

Decadenza del marchio TESTAROSSA per non uso

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Ferrari SpA avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza relativo alla registrazione internazionale del marchio denominativo TESTAROSSA, designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina se, nel periodo di riferimento, il marchio sia stato oggetto di un uso effettivo per "automobili" e per "pezzi di ricambio e accessori" della classe 12.

Fatti e procedimento amministrativo

Ferrari aveva ottenuto la protezione nell’Unione del marchio TESTAROSSA per una serie di prodotti della classe 12, tra cui veicoli, automobili, pezzi, componenti e accessori. Nel 2015 Kurt Hesse aveva chiesto la decadenza per non uso ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, con effetto retroattivo alla data della domanda. La divisione di annullamento aveva dichiarato la decadenza per la maggior parte dei prodotti, ma non per le "automobili"; in appello, la commissione di ricorso aveva accolto il ricorso di Hesse e respinto quello di Ferrari, dichiarando la decadenza per tutti i prodotti.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di decadenza è stata presentata il 7 settembre 2015, il merito è disciplinato dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 2868/95; quanto alle norme procedurali, invece, si applica il regolamento (UE) 2017/1001. Per la prova dell’uso effettivo rilevano in particolare la regola 22 del regolamento n. 2868/95 e l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul potere discrezionale dell’EUIPO di tener conto di prove tardive.

Uso effettivo del marchio per le automobili

Il Tribunale ricorda che la rivendita di un prodotto usato recante un marchio non implica di per sé un nuovo uso del marchio; tuttavia, può esserci uso effettivo se il titolare sfrutta il marchio nella rivendita di beni di seconda mano in modo conforme alla sua funzione essenziale di indicare l’origine. L’uso da parte di terzi è imputabile al titolare se avviene con il suo consenso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, consenso che può essere implicito ma deve risultare con certezza da circostanze concrete.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato il fatto che le autovetture TESTAROSSA usate erano vendute da concessionari e distributori autorizzati Ferrari, con i quali esistevano legami economici e contrattuali. In un mercato caratterizzato da auto di lusso e da collezione, la vendita da parte di soggetti autorizzati è stata ritenuta indice del consenso implicito della titolare, perché idonea a rassicurare il pubblico sull’origine commerciale del veicolo e sulla sua manutenzione.

Servizio di certificazione e uso del marchio

Ferrari forniva, dietro corrispettivo, un servizio di certificazione dell’autenticità delle vetture usate TESTAROSSA. Il Tribunale considera tale servizio direttamente riferito alle vendite di tali auto e volto a soddisfare le esigenze della clientela; pertanto, secondo la giurisprudenza richiamata, può costituire uso effettivo del marchio. Il fatto che il servizio fosse connesso anche al marchio Ferrari non impedisce la rilevanza del marchio TESTAROSSA, che compariva chiaramente nella documentazione esaminata.

Prova dell’uso per pezzi di ricambio e accessori

Anche per i pezzi di ricambio e accessori il Tribunale rileva che l’uso non proveniva da commercianti indipendenti, ma da concessionari e distributori autorizzati, e che la ricorrente aveva dimostrato un coinvolgimento economico nella commercializzazione di tali prodotti, anche attraverso il servizio di certificazione. Di conseguenza, il consenso implicito al loro uso da parte di terzi è stato ritenuto provato.

Il Tribunale censura inoltre l’EUIPO per non aver considerato adeguatamente che le vendite riguardavano anche pezzi originali e per aver qualificato come "isolati" alcuni elementi di prova senza esaminare correttamente la questione pertinente, cioè la natura dell’uso. Soprattutto, richiama la giurisprudenza Ferrari del 2020: l’uso del marchio per i pezzi di ricambio che compongono il prodotto può costituire uso effettivo non solo per i pezzi stessi, ma anche per l’intera categoria dei prodotti, salvo che emerga una sottocategoria autonoma. L’EUIPO non aveva svolto un’adeguata analisi della sottocategoria autonoma, né poteva fondarsi in modo decisivo sulla sproporzione di valore tra ricambi e automobili.

Ricevibilità delle prove tardive e motivazione

Quanto ai documenti prodotti per la prima volta in appello sui pezzi di ricambio e accessori, il Tribunale rileva un duplice vizio: insufficienza di motivazione e motivazione contraddittoria. La commissione di ricorso si era infatti limitata a dire che gli elementi di prova non erano "soddisfacenti" e che il potere discrezionale non poteva essere esercitato a favore della ricorrente, senza spiegare se e come fossero stati applicati i criteri giurisprudenziali per la presa in considerazione di prove tardive. Inoltre, gli stessi documenti erano stati trattati come irricevibili nel ricorso Ferrari, ma esaminati nel merito nel ricorso Hesse, creando una contraddizione incompatibile con un corretto iter motivazionale.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla integralmente la decisione impugnata e non ritiene necessario esaminare il primo motivo di ricorso. Condanna l’EUIPO e Kurt Hesse alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute da Ferrari nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.