Tribunale, Sentenza T-261/22

Nullità del marchio UE EMBANK European Merchant Bank per assenza di rischio di confusione

La causa concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio UE figurativo registrato per servizi finanziari e bancari della classe 36. Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra mBank S.A. e European Merchant Bank UAB sul rapporto tra il segno contestato e i marchi anteriori mBank.

Fatti e procedimento dinanzi all’EUIPO

mBank S.A. aveva chiesto la nullità del marchio contestato fondandosi su un marchio UE figurativo anteriore e su un marchio nazionale polacco denominativo mBank. La domanda era basata sul motivo relativo di nullità di cui all’articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b). La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda sulla base del marchio polacco anteriore, ma la Commissione di ricorso, dopo una prima decisione poi revocata per errore manifesto ai sensi dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, ha infine respinto integralmente la domanda di nullità.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27(4) del regolamento delegato (UE) 2018/625, per avere la Commissione di ricorso rifiutato prove prodotte per la prima volta in appello sulla maggiore distintività acquisita dei marchi anteriori;
• violazione dell’articolo 60(1)(a), in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), per erronea esclusione del rischio di confusione.

Normativa rilevante e quadro giuridico

Il Tribunale richiama anzitutto il principio dell’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001, secondo cui EUIPO può non prendere in considerazione fatti o prove prodotti tardivamente, disponendo però di un ampio margine di apprezzamento. Tale potere è circoscritto dall’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625, che ammette prove nuove in appello solo se, oltre a essere prima facie pertinenti, non sono state prodotte tempestivamente per valide ragioni, ad esempio perché integrano elementi già introdotti in primo grado o servono a contestare accertamenti compiuti d’ufficio. Per il rischio di confusione, il Tribunale ribadisce la regola generale: identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei servizi, da valutarsi globalmente tenendo conto dell’interdipendenza dei fattori e della percezione del pubblico di riferimento.

Sul primo motivo: irricevibilità delle prove tardive

Il Tribunale respinge la censura relativa all’esclusione delle prove sulla maggiore distintività per uso. Osserva che la ricorrente, dinanzi alla Divisione di annullamento, si era limitata ad affermare che i marchi anteriori erano usati da molti anni e in molti altri marchi, senza fornire un vero apparato probatorio sulla notorietà o sulla distinctiveness acquisita. Inoltre, le mere affermazioni contenute nel ricorso amministrativo non evocavano i fattori rilevanti per dimostrare un acquisto di distintività tramite uso, quali quota di mercato, intensità e durata dell’uso, investimenti pubblicitari, riconoscimento del pubblico o attestazioni di associazioni di categoria. La Commissione di ricorso ha quindi correttamente ritenuto che la documentazione prodotta per la prima volta in appello non costituisse mera integrazione di elementi già tempestivamente dedotti. Il Tribunale esclude anche che si trattasse di una risposta a nuove allegazioni dell’interveniente, poiché questi aveva già contestato in primo grado la debole distintività dei marchi anteriori. Di conseguenza, non era dimostrata l’impossibilità di produrre le prove in tempo utile davanti alla Divisione di annullamento.

Sul secondo motivo: assenza di rischio di confusione

Il Tribunale conferma integralmente l’analisi della Commissione di ricorso.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Per i servizi finanziari e bancari della classe 36, il pubblico pertinente comprende sia il grande pubblico sia professionisti dotati di competenze specifiche, ma con un livello di attenzione elevato, poiché tali servizi incidono direttamente sulla situazione economica e finanziaria del consumatore. Il fatto che tali servizi possano essere usati frequentemente non implica che siano scelti con attenzione media o bassa.

Elementi distintivi del segno contestato

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno contestato fosse dominato dalla componente figurativa, priva di significato rispetto ai servizi rivendicati, e co-dominato dalla componente verbale "embank". Il Tribunale conferma che il pubblico percepirà "embank" come composto dalle iniziali di "European merchant" seguite da "bank", parola descrittiva dei servizi finanziari. Il termine "merchant" non può essere ritenuto noto al pubblico polacco non anglofono in assenza di prova contraria. Quanto alla figura, il Tribunale non censura l’interpretazione della Commissione di ricorso, che l’ha descritta come una creatura fantastica o simile a un cavallo stilizzato: si tratta di una valutazione oggettiva, sufficiente ai fini del confronto concettuale.

Confronto tra i segni

Il Tribunale esclude che il marchio anteriore denominativo mBank sia "incorporato" nel segno contestato. Il segno contestato non viene percepito come "mbank", ma come "e" + "m" + "bank" e, in ogni caso, come abbreviazione dell’espressione completa "European merchant bank". Ne deriva che il marchio anteriore non mantiene un ruolo distintivo indipendente nel marchio successivo. La Commissione di ricorso ha correttamente attribuito una bassa incidenza alla somiglianza derivante dalla comune presenza dell’elemento descrittivo "bank" e della lettera "m". Pur esistendo una certa somiglianza fonetica, la somiglianza visiva è bassa e quella concettuale molto limitata.

Valutazione globale

Il Tribunale conferma che, nel settore dei servizi finanziari, l’aspetto visivo prevale su quello fonetico, perché i segni sono normalmente percepiti su documenti, insegne, opuscoli e internet, mentre il contratto bancario è concluso in forma scritta. Considerato l’alto livello di attenzione del pubblico e la presenza nel segno contestato di elementi figurativi distintivi e di una struttura grafica diversa, il rischio di confusione deve essere escluso.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio contestato. Le spese sono poste a carico di mBank S.A., quale parte soccombente.