Tribunale, Sentenza T-82/22

Marchio UE denominativo "BAMBU": descrittività e carattere distintivo per prodotti della classe 34

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione settima, ha deciso sul ricorso proposto da Bambu Sales, Inc. avverso una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla registrazione del segno verbale "BAMBU" come marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dei motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato una domanda di registrazione per il segno "BAMBU" per prodotti della classe 34, poi circoscritta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. L’esaminatore aveva respinto in parte la domanda ritenendo che il segno fosse descrittivo, poiché avrebbe informato il pubblico rilevante che i prodotti erano totalmente o parzialmente fatti di bambù o contenevano parti o elementi in bambù, e quindi privo di carattere distintivo.

La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto per tutti i prodotti in contestazione, ritenendo che il termine "bambu" fosse percepito come riferimento diretto a un materiale ampiamente usato e quindi idoneo a descrivere le caratteristiche dei prodotti.

Parti e oggetto del ricorso

La ricorrente, Bambu Sales, Inc., chiedeva l’annullamento della decisione della commissione di ricorso e la condanna dell’EUIPO alle spese. L’EUIPO domandava il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha dovuto stabilire:

• se il segno "BAMBU" fosse descrittivo dei prodotti interessati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
• se, per effetto della sua eventuale descrittività, il segno fosse anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
• per quali prodotti della classe 34 sussistesse un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e le caratteristiche dei prodotti.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama la regola secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nel commercio, a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, l’origine geografica, il tempo di produzione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che l’articolo 7, paragrafo 2, consente il rifiuto anche quando il motivo di non registrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.

Sul piano interpretativo, il Tribunale ribadisce i criteri consolidati:

• occorre un rapporto diretto e specifico tra segno e prodotti;
• il pubblico rilevante deve percepire immediatamente, senza ulteriori sforzi mentali, una descrizione di una caratteristica del prodotto;
• la caratteristica dev’essere oggettiva, intrinseca alla natura del prodotto e permanente;
• è sufficiente che uno dei possibili significati del segno designi una caratteristica del prodotto.

Valutazione del Tribunale sui prodotti interessati

Il Tribunale distingue nettamente tra due gruppi di prodotti.

Per cigar humidifiers, humidors, pipe pouches, tobacco pouches, tobacco tins, matches, paraffin matches, safety matches, sulphur matches e yellow phosphorus matches, ritiene corretto il giudizio di descrittività dell’EUIPO. In particolare:

• per humidor e cigar humidifiers, il bambù può essere usato come sostituto del legno, materiale pertinente alla natura di tali prodotti;
• per fiammiferi e loro varianti, il bambù può sostituire il legno nella fabbricazione e mantiene proprietà funzionali analoghe;
• per le tobacco pouches, il bambù può essere impiegato in forma trasformata, ad esempio come bamboo fibre o bamboo leather, quindi come tessuto o materiale per il confezionamento.

In questi casi il segno "BAMBU" viene percepito come indicazione immediata di una caratteristica materiale del prodotto, con conseguente legittimità del rifiuto per descrittività e, per tale ragione, anche per difetto di carattere distintivo.

Per contro, il Tribunale esclude la descrittività per altri prodotti, ritenendo che il richiamo al bambù sia troppo indiretto o puramente occasionale. Si tratta in particolare di:

• vaporizers for the ingestion and inhalation of tobacco and other herbal matter;
• electronic smoking vaporizers, namely electronic cigarettes, and electronic smoking vaporizers for use as an alternative to traditional cigarettes;
• smoker’s vaporizer pipe cartridge sold empty;
• cigar cutters;
• electric cigarettes;
• electric cigars;
• electronic cigarettes;
• electronic cigarette refill cartridges sold empty;
• electronic cigars;
• hookah parts, namely hoses;
• liquefied gas cylinders for cigarette lighters;
• smoker’s articles, namely metal pocket-sized receptacles with lids for cigarette butts;
• smoking pipe cleaners;
• tobacco pipe cleaners.

Per questi prodotti il bambù può, al più, essere impiegato in alcuni componenti o come elemento decorativo, ma non costituisce una caratteristica intrinseca, permanente e immediatamente riconoscibile del prodotto. Il collegamento richiede più passaggi mentali e non consente di qualificare il segno come descrittivo.

Motivo relativo al difetto di carattere distintivo

Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale osserva che, per i prodotti per i quali la descrittività è confermata, il difetto di carattere distintivo discende dalla stessa natura descrittiva del segno. Per questi prodotti non occorre esaminare ulteriormente il secondo motivo.

Per i prodotti per i quali invece il Tribunale esclude la descrittività, viene meno anche il fondamento della valutazione di mancanza di carattere distintivo, poiché la commissione di ricorso aveva basato tale conclusione esclusivamente sulla natura descrittiva del segno. Di conseguenza, il secondo motivo viene accolto per tali prodotti.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO limitatamente ai prodotti per i quali ha escluso la descrittività del segno "BAMBU" e respinge il ricorso per il resto. Le parti sono poi condannate a sopportare le proprie spese, in applicazione del principio di soccombenza reciproca.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nel diritto dei marchi dell’Unione, la descrittività va valutata in concreto rispetto a ciascun prodotto o servizio: un termine che designa un materiale è escluso dalla registrazione solo se il pubblico lo percepisce immediatamente come indicazione di una caratteristica oggettiva del prodotto. L’uso possibile, ma non naturale o non usuale, di quel materiale non basta a fondare il rifiuto di registrazione.