Tribunale, Sentenza T-592/20

Nullità del marchio UE AGATE per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il marchio denominativo AGATE, registrato da Univers Agro EOOD per pneumatici, fosse stato depositato in mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Parti e svolgimento della vicenda amministrativa

Univers Agro aveva depositato il 7 marzo 2017 una domanda di registrazione del marchio UE AGATE per pneumatici di classe 12. Successivamente Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd, titolare di un marchio figurativo cinese comprendente l’elemento verbale "Agate" e utilizzato in Bulgaria tramite il distributore Omnifak, chiese la dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento accolse la domanda e la commissione di ricorso confermò la nullità per mala fede.

Questioni preliminari di competenza e diritto applicabile

Il Tribunale precisa anzitutto che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, esso può solo annullare o modificare le decisioni delle commissioni di ricorso, ma non pronunciare una sentenza meramente dichiarativa sulla validità del marchio. Per questo la domanda volta a ottenere una declaratoria di validità è stata respinta per difetto di competenza. Quanto al diritto sostanziale, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 7 marzo 2017, si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009; le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001.

Quadro normativo e nozione di mala fede

Il Tribunale ricorda, richiamando la giurisprudenza Koton, che la nozione di mala fede non è definita dal legislatore dell’Unione e va interpretata secondo il significato comune, il contesto del diritto dei marchi e gli obiettivi del sistema. La mala fede ricorre quando il deposito non mira a una concorrenza leale ma a pregiudicare in modo contrario ai corretti usi commerciali gli interessi di terzi, oppure a ottenere un diritto esclusivo per fini diversi dalle funzioni del marchio, in particolare dalla sua funzione di indicazione di origine. L’intenzione del richiedente è un elemento soggettivo, ma deve essere desunta oggettivamente da tutte le circostanze rilevanti.

Primo profilo: conoscenza dell’uso anteriore del segno AGATE in Bulgaria

Sul primo motivo, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui Univers Agro doveva conoscere l’uso del segno AGATE in Bulgaria. Rilevano, in particolare:

• l’operatività delle parti nello stesso mercato di nicchia, quello della vendita di pneumatici;
• la presenza in Bulgaria sia di Univers Agro sia del distributore Omnifak;
• il fatto che i pneumatici commercializzati da entrambe le parti avessero origine cinese;
• la quantità non trascurabile di pneumatici AGATE importati e venduti in Bulgaria tra il 2014 e il 2017.

Il Tribunale precisa che la durata dell’uso è solo uno dei fattori che possono fondare una presunzione di conoscenza. Nel caso concreto, la combinazione dei fattori sopra indicati è sufficiente a restringere in modo ragionevole il novero dei concorrenti di cui il richiedente poteva conoscere l’attività. Le doglianze relative alla pretesa falsificazione dei documenti dell’interveniente sono state respinte perché non supportate da elementi concreti idonei a mettere in dubbio l’autenticità delle prove prodotte. Il Tribunale osserva inoltre che l’EUIPO non era tenuto ad adottare misure istruttorie richieste dalla parte, trattandosi di un potere discrezionale.

Secondo profilo: intenzione del richiedente al momento del deposito

Quanto alle intenzioni di Univers Agro, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente escluso una logica commerciale plausibile del deposito. La mancata prova dell’uso effettivo del marchio, pur non essendo di per sé decisiva, è stata considerata insieme ad altri elementi, tra cui:

• l’assenza di un’attività commerciale chiara e consolidata nel settore dei pneumatici;
• l’assenza di una spiegazione convincente per l’ingresso nel settore;
• la rapidità con cui, dopo la registrazione, la società ha intrapreso azioni contro l’interveniente e il distributore;
• il contesto di una strategia mirata a bloccare il mercato bulgaro e ad appropriarsi della clientela già sviluppata dall’interveniente.

Il Tribunale sottolinea che l’analisi non si è fondata su un solo elemento, ma su una valutazione globale della condotta del richiedente.

Valutazione delle prove prodotte dalle parti

La sentenza dedica ampio spazio alla valutazione delle dichiarazioni giurate rese da clienti del distributore Omnifak e di altri documenti. Il Tribunale afferma che tali dichiarazioni, non essendo provenienti da soggetti collegati all’interveniente, conservano valore probatorio in assenza di elementi contrari specifici. Alcune imprecisioni formali, come errori nel numero identificativo della società o nel nome del manager, non bastano a svuotarne la credibilità. Analogamente, la dichiarazione del rappresentante di Univers Agro, secondo cui egli non conosceva i sottoscrittori e non aveva agenti commerciali, non è sufficiente a neutralizzare le altre prove. Anche il fatto che uno solo dei dichiarante abbia ritrattato non incide sulle restanti dichiarazioni.

Esito finale e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nel ritenere provata la mala fede del deposito del marchio AGATE. Pertanto il ricorso è integralmente respinto e Univers Agro è condannata alle spese. La sentenza conferma che, in materia di nullità per mala fede, il comportamento complessivo del richiedente e il contesto concorrenziale possono essere decisivi anche in assenza di un diritto anteriore formalmente registrato nello Stato membro interessato.