Corte di giustizia, Sentenza C-766/18

Marchio collettivo anteriore e rischio di confusione tra "HALLOUMI" e "BBQLOUMI"

La Corte di giustizia, con impugnazione proposta dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, esamina una controversia in materia di marchi dell’Unione europea relativa all’opposizione alla registrazione del segno "BBQLOUMI". La questione centrale è se il Tribunale abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in presenza di un marchio anteriore collettivo dell’Unione europea, il marchio "HALLOUMI".

Fatti e procedimento amministrativo

La società M.J. Dairies EOOD aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo e figurativo "BBQLOUMI" per prodotti delle classi 29, 30 e 43, tra cui prodotti caseari, formaggi, sandwiches e servizi di ristorazione. La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, titolare del marchio collettivo UE "HALLOUMI" registrato per "formaggio", propose opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La divisione d’opposizione respinse l’opposizione e la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO confermò il rigetto. La commissione ritenne, in sintesi, che il termine "halloumi" designasse un tipo generico di formaggio, che il carattere distintivo del marchio anteriore fosse debole e che, pur in presenza di prodotti in parte identici o simili, non vi fosse rischio di confusione tra i segni.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Davanti al Tribunale, la ricorrente dedusse un motivo unico articolato in quattro parti, lamentando in sostanza che la commissione di ricorso avesse erroneamente trattato il marchio collettivo come un marchio individuale, avesse svalutato il carattere distintivo del marchio HALLOUMI e avesse escluso il rischio di confusione senza applicare correttamente la giurisprudenza sull’interdipendenza tra i fattori rilevanti. Il Tribunale respinse il ricorso, affermando, anche dopo una successiva rettifica del punto 71 della sentenza, che la debole somiglianza tra i marchi, combinata con il carattere distintivo minimo del marchio anteriore, non bastava a fondare un rischio di confusione.

Questioni sottoposte alla Corte in impugnazione

In impugnazione, la ricorrente sosteneva essenzialmente che:

• i marchi collettivi non possono essere valutati come i marchi individuali quanto al carattere distintivo;
• il Tribunale non aveva tenuto conto delle peculiarità dell’articolo 66 del regolamento n. 207/2009, che consente ai marchi collettivi di richiamare anche una provenienza geografica;
• la sentenza impugnata era incompatibile con la giurisprudenza della Corte sulla valutazione globale del rischio di confusione, in particolare sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
• il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la causa all’EUIPO.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sul carattere distintivo e sui segni descrittivi;
• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, sul rischio di confusione e sulla tutela rafforzata dei marchi rinomati;
• l’articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3, sui marchi collettivi dell’Unione europea;
• l’articolo 65, sul ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso;
• l’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, sul rinvio al Tribunale dopo annullamento. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze/ordinanze su "The Tea Board", "BSH", "Hansson", "Bimbo", "Shaker", "Calvin Klein", "Les Éditions Albert René" e "Formula One Licensing".

Ragionamento della Corte: applicabilità dei criteri ordinari ai marchi collettivi

La Corte chiarisce innanzitutto che, benché il marchio anteriore sia un marchio collettivo, ciò non giustifica una deroga ai criteri giurisprudenziali ordinari di valutazione del rischio di confusione. L’articolo 66, paragrafo 1, implica che il marchio collettivo svolga la funzione essenziale di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese; pertanto, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il rischio di confusione va inteso come il rischio che il pubblico creda che i prodotti o servizi provengano tutti dai membri dell’associazione titolare, o da imprese a essi o ad essa collegate economicamente.

La Corte precisa che l’articolo 66, paragrafo 2, che ammette in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la registrazione di segni capaci di designare una provenienza geografica, non elimina l’esigenza del carattere distintivo. Anche se un marchio collettivo richiama una provenienza geografica, esso deve comunque consentire di distinguere i prodotti dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese.

Ragionamento della Corte: carattere distintivo del marchio anteriore

La Corte respinge la tesi secondo cui il carattere distintivo del marchio collettivo dovrebbe essere valutato secondo parametri diversi rispetto a quelli valevoli per i marchi individuali. Il fatto che il marchio HALLOUMI abbia un carattere distintivo debole, perché il termine "halloumi" designa un particolare tipo di formaggio, non esclude che tale elemento debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.

La Corte osserva anche che tale valutazione del grado di carattere distintivo, derivante dall’esame delle prove, non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione salvo manifesto snaturamento, non dedotto validamente nel caso di specie.

Ragionamento della Corte: errore del Tribunale nella valutazione globale

La Corte ritiene però fondato il terzo motivo nella parte in cui denuncia il mancato rispetto della valutazione globale. Il Tribunale aveva constatato che i marchi erano debolmente simili sul piano visivo, fonetico e concettuale, che il marchio anteriore aveva carattere distintivo debole e che i prodotti erano in parte identici e in parte simili. Tuttavia, invece di verificare concretamente se l’identità o forte somiglianza dei prodotti potesse compensare la debole somiglianza dei segni, il Tribunale si è limitato ad affermare in astratto che non può esserci rischio di confusione quando un marchio anteriore debole incontra un altro segno solo debolmente simile.

Secondo la Corte, questa impostazione è errata: il carattere distintivo debole non esclude di per sé il rischio di confusione, e la valutazione deve tener conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il minor grado di somiglianza tra i marchi fosse compensato dalla maggiore somiglianza, o identità, dei prodotti, in particolare dei formaggi.

Decisione e dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale per errore di diritto nella valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Non esamina il quarto motivo sull’asserito obbligo di rinvio all’EUIPO, perché l’annullamento già deciso rende superflua tale verifica.

In applicazione dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto, la Corte rinvia la causa al Tribunale affinché proceda a una nuova valutazione dell’esistenza del rischio di confusione secondo i criteri corretti. Le spese sono riservate.

Principi affermati

• Il marchio collettivo anteriore dell’Unione europea è soggetto, in caso di opposizione, ai medesimi criteri di valutazione del rischio di confusione elaborati per i marchi anteriori individuali.
• Il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei marchi, somiglianza dei prodotti o servizi e grado di carattere distintivo del marchio anteriore.
• Un carattere distintivo debole del marchio anteriore non esclude il rischio di confusione.
• La presenza di prodotti identici o fortemente simili impone un esame concreto sulla possibilità che tale somiglianza compensi la debole somiglianza dei segni.