Corte di giustizia, Sentenza C-466/20

Preclusione per tolleranza in materia di marchi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra HEITEC AG, titolare di un marchio dell’Unione europea anteriore, e HEITECH Promotion GmbH e RW, in merito all’uso di segni posteriori contenenti l’elemento denominativo "heitech". Il giudice tedesco chiedeva come debba essere intesa la preclusione per tolleranza prevista dal diritto dell’Unione in materia di marchi, con particolare riguardo alla diffida, alla proposizione del ricorso e all’estensione della preclusione alle domande accessorie.

Contesto fattuale e procedimento principale

HEITEC AG era titolare del marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC e aveva utilizzato anche una denominazione sociale molto simile. HEITECH Promotion GmbH era titolare di un marchio tedesco e di un marchio dell’Unione europea contenenti l’elemento "heitech", utilizzati da diversi anni. Dopo uno scambio di lettere e una diffida del 22 aprile 2009, HEITEC promuoveva un’azione giudiziaria, ma la notifica dell’atto introduttivo subiva ritardi e irregolarità procedurali. I giudici di merito tedeschi ritenevano che HEITEC avesse tollerato l’uso dei segni posteriori per oltre cinque anni e che il ricorso non avesse interrotto il termine di preclusione.

Normativa rilevante

La Corte interpreta l’articolo 9 della direttiva 2008/95/CE, relativo alla preclusione per tolleranza nel sistema dei marchi nazionali, e gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario. Vengono inoltre richiamati l’articolo 8 del regolamento per la nozione di marchio anteriore, nonché il considerando 12 della direttiva 2008/95/CE, che collega la preclusione alla certezza del diritto. Il giudice del rinvio richiamava anche l’articolo 21 della Markengesetz tedesca, quale norma di recepimento e disciplina interna della tolleranza.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "tolleranza"

La Corte ribadisce che la preclusione per tolleranza mira a bilanciare la tutela del titolare del marchio anteriore con l’esigenza di certezza del diritto per il titolare del segno posteriore. La tolleranza implica inerzia consapevole del titolare anteriore, cioè il mancato esercizio delle misure di cui dispone per reagire all’uso del segno posteriore. La mera diffida, se non seguita da un’azione idonea a ottenere un risultato giuridicamente vincolante, non è sufficiente a interrompere il termine quinquennale.

La Corte sottolinea che ammettere la sola diffida come atto interruttivo consentirebbe al titolare del segno anteriore di aggirare il sistema inviando ripetute lettere a distanza di quasi cinque anni, svuotando così di utilità la preclusione per tolleranza.

Effetto della proposizione del ricorso e rilevanza della notifica

Per quanto riguarda il ricorso giudiziale, la Corte afferma che la proposizione dell’azione prima della scadenza del termine interrompe in linea di principio la tolleranza, poiché manifesta in modo chiaro e inequivoco la volontà di far valere i propri diritti. Tuttavia, questo effetto presuppone che l’atto introduttivo sia regolarizzato secondo il diritto nazionale in modo da consentire la notificazione al convenuto in tempo utile.

Se, a causa di negligenza del ricorrente, l’atto non soddisfa i requisiti necessari alla notificazione e viene regolarizzato solo dopo la scadenza del termine, non si può ritenere che il ricorso abbia impedito la preclusione. La Corte rimette quindi al giudice nazionale la verifica concreta della data di regolarizzazione e dell’eventuale mancanza di diligenza imputabile a HEITEC.

Estensione della preclusione alle domande accessorie

La Corte precisa che la preclusione non riguarda soltanto l’azione inibitoria o la domanda di nullità/cessazione dell’uso del marchio posteriore, ma si estende anche alle domande accessorie o connesse fondate sulla medesima violazione, come quelle di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione dei prodotti. Consentire tali domande dopo la maturazione della tolleranza contrasterebbe con l’obiettivo di certezza del diritto perseguito dal regime europeo.

Dispositivo

La Corte risponde che:

• una diffida non interrompe la tolleranza né il termine di preclusione;
• un ricorso giudiziario interrompe il termine solo se l’atto è tempestivamente e diligentemente regolarizzato secondo il diritto nazionale;
• la preclusione si estende anche alle domande accessorie, incluse quelle risarcitorie e di distruzione.

Principi affermati

La sentenza conferma che la nozione di tolleranza nel diritto dei marchi UE richiede una vera e propria reazione processuale o comunque un atto che esprima in modo inequivoco e giuridicamente efficace l’opposizione del titolare anteriore. La certezza del diritto del titolare del segno posteriore prevale una volta decorso il quinquennio di tolleranza consapevole, salvo mala fede del deposito, e tale certezza si estende a tutte le pretese correlate alla violazione.