Tribunale, Sentenza T-591/21

Nullità di un marchio UE figurativo rappresentante il contorno di un orso

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il segno contestato è un marchio figurativo costituito dal profilo stilizzato di un orso, registrato per gioielli in classe 14.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato depositato il 26 febbraio 2009 e registrato il 26 gennaio 2010. Nel 2017 Apart sp. z o.o. aveva chiesto la dichiarazione di nullità invocando l’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(a), (b), (d) ed (e) dello stesso regolamento. La Divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

La commissione di ricorso aveva ritenuto, in sintesi, che:

• il marchio non fosse privo di carattere distintivo;
• la ricorrente non avesse dimostrato che il segno fosse un motivo comune nel settore della gioielleria;
• non fosse provato che il segno fosse divenuto usuale nel linguaggio corrente o nelle prassi commerciali leali e costanti;
• non fosse dimostrato che il marchio conferisse un valore sostanziale ai prodotti ai sensi dell’articolo 7(1)(e)(iii).

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la data di deposito della domanda di registrazione era il 26 febbraio 2009, il merito della controversia era disciplinato dal regolamento n. 40/94, mentre le norme procedurali applicabili erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001.

Ammissibilità di alcuni motivi di ricorso

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’articolo 7(1)(d) e all’articolo 7(1)(e)(i) del regolamento n. 40/94, perché formulati solo in modo astratto, senza esporre i fatti e le ragioni giuridiche idonei a spiegare in che modo la decisione impugnata violasse tali disposizioni.

Difetto di motivazione

Quanto al motivo fondato sugli articoli 94(1) e 95(1) del regolamento 2017/1001, il Tribunale ha escluso un difetto di motivazione. La commissione di ricorso aveva esaminato in modo analitico, da un lato, i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente e, dall’altro, il carattere distintivo del segno. Il ragionamento era sufficientemente chiaro da consentire alla ricorrente di difendersi e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

Carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b)

Il Tribunale ha ricordato i principi generali: un marchio deve consentire al pubblico di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti e basta un minimo grado di distintività; nei procedimenti di nullità il marchio registrato si presume valido e spetta a chi chiede la nullità fornire elementi specifici che ne contestino la validità.

Ha poi esaminato il modo in cui il segno doveva essere qualificato. La commissione di ricorso lo aveva trattato come un marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale della forma dei prodotti, applicando quindi la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali. Il Tribunale ha però ritenuto che tale qualificazione fosse errata, perché il fatto che i gioielli possano assumere la forma di un orso non bastava a trasformare il segno in una mera forma del prodotto; il segno poteva essere usato come marchio figurativo su imballaggi, etichette o materiale pubblicitario.

Nonostante questo errore, il Tribunale ha considerato che esso non incideva sull’esito finale. In sostanza, il segno presentava un profilo sottile e stilizzato, riconducibile eventualmente a un orso o a una figura di fantasia, ma privo di un nesso con i gioielli. Il pubblico avrebbe potuto percepirlo con una certa ambiguità, ma proprio tale ambiguità non bastava a privarlo di distintività. Inoltre:

• la classificazione di Vienna aveva natura meramente amministrativa e non influiva sulla percezione del pubblico;
• la forma di orso non era dimostrata come comune o attesa nel settore della gioielleria;
• gli elementi di prova prodotti erano in parte non datati, in parte successivi alla data rilevante, o comunque poco probanti rispetto alla percezione del pubblico nel mercato interessato;
• il richiamo alla presunta semplicità del segno e al simbolo del cuore non era persuasivo, perché il segno non era riducibile a una semplice figura geometrica e il simbolo del cuore ha un uso ben più diffuso e immediato nel commercio;
• l’asserita natura descrittiva del segno non era stata adeguatamente argomentata;
• l’uso del segno come design, e non come marchio, era irrilevante nel procedimento di nullità basato sull’articolo 51(1)(a).

Il Tribunale ha quindi confermato che la ricorrente non aveva dimostrato la mancanza di carattere distintivo alla data rilevante.

Motivo relativo al valore sostanziale del segno

Quanto all’articolo 7(1)(e)(iii) del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha ricordato che questa causa di nullità mira a evitare che il diritto di marchio produca un monopolio su forme o caratteristiche che devono restare disponibili, specie quando il loro valore dipende in modo sostanziale dalla forma stessa.

Nel caso di specie, tuttavia, il segno non consisteva esclusivamente nella forma dei prodotti o in una loro caratteristica: i gioielli non assumevano la forma del marchio, ma potevano soltanto recare quel segno. Di conseguenza, il marchio figurativo non ricadeva nel divieto di cui all’articolo 7(1)(e)(iii).

Diritti di difesa, parità di trattamento, certezza del diritto e buona amministrazione

Il Tribunale ha respinto la censura relativa al diritto di essere sentiti, osservando che la ricorrente aveva potuto discutere la valutazione delle prove e che non aveva chiesto un secondo scambio di memorie nel procedimento amministrativo. Le doglianze concernenti il diritto alla parità di trattamento e i principi di certezza del diritto e buona amministrazione sono state dichiarate inammissibili perché meramente enunciate, senza specificazioni concrete.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale; resta ferma, inoltre, la disciplina delle spese del procedimento amministrativo davanti a EUIPO secondo il dispositivo della decisione impugnata.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di nullità di marchio UE:

• spetta al richiedente la nullità fornire prove specifiche e pertinenti alla data rilevante;
• una qualificazione errata del segno da parte di EUIPO non comporta automaticamente l’annullamento se non incide sull’esito;
• la classificazione di Vienna non determina la percezione del pubblico;
• un segno figurativo apposto sui prodotti o sul loro packaging non è automaticamente una “forma del prodotto” ai fini dell’articolo 7(1)(e)(iii).