Tribunale, Sentenza T-638/21

Revoca parziale di un marchio UE figurativo rappresentante il contorno di un orso

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio dell’Unione europea figurativo, consistente nel contorno di un orso. Il contenzioso concerneva alcuni prodotti delle classi 14, 18 e 25, rispetto ai quali EUIPO aveva confermato solo in parte la revoca.

Fatti e procedimento amministrativo

Apart sp. z o.o. aveva chiesto la revoca del marchio UE registrato a nome di S. Tous, SL, sostenendo il difetto di uso genuino ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La Cancellation Division aveva accolto parzialmente la domanda, revocando il marchio per alcuni prodotti, ma non per altri. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione di Apart e riconosciuto che il marchio era stato usato nel commercio e in forme varianti compatibili con l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di revoca era stata presentata il 23 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali rilevanti erano quelle vigenti al momento dei rispettivi atti, in particolare il regolamento delegato 2018/625 per il procedimento d’appello. Le disposizioni centrali sono l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nonché gli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, richiamati per i principi procedurali e motivazionali.

Limiti dell’impugnazione e data degli effetti della revoca

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non poteva pronunciarsi su una richiesta di anticipazione della data di efficacia della revoca per i prodotti già revocati in primo grado, perché tale punto non era stato effettivamente devoluto con l’appello. Applicando gli articoli 21, paragrafo 1, lettera e), e 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625, oltre agli articoli 95 e 71 del regolamento 2017/1001, il Tribunale afferma che l’organo d’appello non può eccedere il perimetro delle conclusioni formulate.

Ammissibilità della prova tardiva e delle osservazioni del ricorrente

Quanto agli elementi probatori depositati tardivamente da S. Tous, SL il 21 giugno 2018, il Tribunale osserva che essi erano ulteriori rispetto a prove già tempestive e servivano a rafforzarle e chiarirle, anche in risposta alle obiezioni di Apart. In base alla giurisprudenza richiamata e all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, EUIPO dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare se tenerne conto.

Diversamente, le osservazioni che Apart aveva presentato il 18 dicembre 2020 sono state giudicate tardive e inammissibili, poiché la fase scritta davanti alla commissione di ricorso era stata chiusa e il ricorrente non aveva chiesto, entro due settimane, l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625. Il fatto che tali osservazioni fossero state trasmesse all’interveniente e inserite nel fascicolo non ne implicava l’ammissibilità.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale respinge anche la censura di difetto di motivazione. La commissione di ricorso aveva spiegato perché riteneva affidabile il certificato emesso da Andema, qualificandolo come documento proveniente da un terzo indipendente, e aveva illustrato dettagliatamente, ai punti 42-107 della decisione impugnata, il ragionamento sulla prova dell’uso genuino. Il Tribunale richiama il principio secondo cui non è necessario rispondere analiticamente a tutte le argomentazioni delle parti, purché siano indicati i profili decisivi.

Valutazione dell’uso genuino del marchio

Sul merito, il Tribunale ricorda che l’uso genuino presuppone un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi e creare o preservare uno sbocco di mercato. Non basta un uso meramente simbolico o decorativo.

Attendibilità delle prove

Il ricorrente contestava soprattutto il certificato Andema, sostenendo che il presidente dell’associazione fosse collegato al titolare del marchio. Il Tribunale respinge l’argomento: dagli atti risultava che l’associazione era indipendente, che il presidente aveva funzioni solo rappresentative e amministrative e che i certificati erano firmati dal direttore generale. Il documento appariva dunque attendibile e, comunque, non costituiva l’unico elemento probatorio.

Uso come marchio e non come semplice decorazione

Il Tribunale conferma che il segno era usato come indicatore di origine e non solo come ornamento. Il fatto che il contorno dell’orso comparisse insieme alla parola TOUS non escludeva la sua funzione distintiva autonoma; in particolare, il segno appariva anche da solo su articoli tessili e in materiali pubblicitari. Il ricorrente non aveva dimostrato che il pubblico percepisse necessariamente il segno come puro elemento decorativo.

Uso in forma diversa da quella registrata

Il Tribunale conferma inoltre che le varianti del segno usato non alteravano il carattere distintivo del marchio registrato. Richiamando l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale osserva che le modifiche di colore, spessore, nitidezza, contorno o aggiunte decorative erano insignificanti e non impedivano il riconoscimento del contorno dell’orso. La classificazione del segno nella Vienna Agreement non incideva sulla percezione del pubblico né sulla tutela del marchio.

Per i beni che possono assumere la forma stessa del segno, come i gioielli, il Tribunale rileva che il marchio si discosta sufficientemente dalle forme usuali del settore, così da mantenere la funzione distintiva. Anche il richiamo alla prassi comune sui marchi in bianco e nero è stato respinto, perché irrilevante ai fini dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.

Esito

Il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso e conferma la decisione di EUIPO. Ne consegue il mantenimento della revoca solo parziale del marchio e la condanna di Apart alle spese del giudizio, nonché alle spese del procedimento dinanzi a EUIPO secondo quanto già previsto nella decisione impugnata.