Cassazione Civile, Ordinanza n. 03395/2025 del 10/02/2025

Esito

La controversia

Due società del settore moda hanno agito contro altre società del medesimo settore deducendo che queste ultime avessero adottato su jeans un'etichetta/striscia di tessuto simile alla loro 'stripe', posizionata in diagonale sulla quinta tasca. Le attrici avevano depositato in Italia due domande di marchio aventi a oggetto tale segno e chiedevano l'accertamento della contraffazione, della concorrenza sleale, l'inibitoria dell'uso di segni identici o simili, il ritiro e la distruzione dei prodotti, il risarcimento del danno, la retroversione degli utili e la pubblicazione della sentenza. Le convenute avevano resistito eccependo anche la nullità dei marchi azionati. Il Tribunale aveva respinto domande principali e riconvenzionale; la Corte d'appello aveva rigettato i gravami. In Cassazione le ricorrenti principali censuravano: 1) la valutazione della contraffazione e del rischio di confusione, sostenendo che la Corte di merito avesse applicato criteri errati e non avesse valorizzato l'identità dei prodotti; 2) la mancata considerazione della rinomanza del marchio 'stripe', che avrebbe dovuto comportare tutela ultramerceologica; 3) l'erronea esclusione della concorrenza sleale, distinta dalla sola contraffazione. Le resistenti proponevano ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto la distintività del segno e avesse mal applicato le regole sul secondary meaning, sull'onere della prova e sulla qualificazione del marchio (figurativo/di forma/di posizionamento). Le ricorrenti principali proponevano anche un ulteriore ricorso incidentale condizionato sulla natura della domanda di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito: ha respinto il ricorso principale delle società attrici e ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondate le censure della principale sul rischio di confusione, osservando che la Corte d'appello aveva effettuato un giudizio globale e sintetico correttamente incentrato sugli elementi distintivi dei segni, in particolare sulla diagonalità della stripe, sulle differenze di collocazione, rivetti, colore e presenza del segno denominativo, oltre che sul contesto di vendita di capi di alta gamma. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla rinomanza, perché la decisione di merito poggiava su una ratio di fatto autonoma non efficacemente attaccata. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla concorrenza sleale per difetto di specificità e perché non indicava condotte ulteriori rispetto alla prospettata contraffazione. Quanto al ricorso incidentale delle resistenti, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato una distintività intrinseca della stripe, non un secondary meaning, e che le doglianze sull'onere della prova e sulla non contestazione non colpissero la ratio decidendi o fossero prive di autosufficienza. Il secondo ricorso incidentale condizionato delle ricorrenti principali è stato dichiarato inammissibile perché non può essere proposto un secondo ricorso dopo aver già esercitato il potere di impugnazione. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

• art. 13 c.p.i.

  Il carattere distintivo va valutato in concreto; nel caso deciso la Corte ha ritenuto che la stripe fosse intrinsecamente distintiva e non solo eventualmente dotata di distintività acquisita.

• art. 11 reg. att. c.p.i.

  Richiamato dalle ricorrenti incidentali in tema di classificazione e distintività del marchio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accertamento svolto dalla Corte di merito.

• art. 11-bis reg. att. c.p.i.

  Richiamato in relazione alla disciplina dei marchi di forma/posizionamento e alla distintività del segno.

• art. 121 c.p.i.

  Invocato sul riparto dell'onere probatorio nei giudizi di nullità del marchio.

• art. 2697 c.c.

  Richiamato dalle ricorrenti incidentali per contestare l'onere della prova; la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse sul mancato assolvimento di tale onere, essendo stata invece affermata la distintività intrinseca del segno.

• art. 115 c.p.c.

  Richiamato in tema di non contestazione; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice di merito e richiede specifica allegazione in cassazione.

• art. 20, lett. b), c.p.i.

  La confondibilità è stata esaminata nella prospettiva del divieto di uso di segni identici o simili per prodotti identici o affini.

• art. 366, n. 4, c.p.c.

  La censura sulla concorrenza sleale è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità del motivo di ricorso.

• art. 346 c.p.c.

  La Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto, non ravvisando eccezioni assorbite da riproporre.

Massime di principio

• Nel giudizio di contraffazione, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e sintetica, considerando l'impressione complessiva dei segni e gli elementi distintivi e dominanti, non una mera scomposizione analitica dei singoli dettagli.
• La distintività di un marchio può derivare anche da un elemento di posizionamento o da una combinazione di caratteristiche visive del segno; il giudice di merito può valorizzare l'uso costante del segno su prodotti diversi della stessa linea come indice della sua percezione distintiva da parte del pubblico.
• Nei marchi non denominativi, la presenza di un elemento grafico o di posizionamento inconsueto rispetto alle abitudini del settore può rafforzare la capacità distintiva del segno.
• La verifica della confondibilità va compiuta con riguardo al consumatore medio del settore interessato, tenendo conto del suo livello di attenzione, che può essere più elevato per beni di fascia alta.
• Se la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e indipendenti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non colpisce efficacemente tutte le rationes idonee da sole a sorreggerla.
• Le doglianze in tema di non contestazione e riparto dell'onere probatorio devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare dove e come la questione sia stata dedotta e provata nei gradi di merito.
• La denuncia di concorrenza sleale non può limitarsi a riproporre la medesima contestazione di contraffazione, ma deve indicare condotte ulteriori e un autonomo disvalore rispetto all'illecito marcario.
• Dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, la parte ha consumato il potere di impugnazione e non può proporre un secondo ricorso, salvo specifiche eccezioni di invalidità o inammissibilità della prima impugnazione.

Come è indicizzato