Tribunale, Sentenza T-1/21

Nullità di un disegno comunitario registrato per assenza di carattere individuale: giudicato e divulgazione del disegno anteriore

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato rappresentante un mobile. La controversia ruota attorno alla divulgazione del disegno anteriore e alla conseguente assenza di carattere individuale del disegno contestato.

Fatti e procedimento amministrativo

Fabryki Mebli “Forte” S.A. aveva depositato nel 2013 un disegno comunitario registrato per "furniture". Nel 2016 Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. ha chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sostenendo che il disegno fosse privo di novità e di carattere individuale.

A sostegno della domanda di nullità, Bog-Fran ha prodotto, tra l’altro:

• un estratto di catalogo contenente la rappresentazione di un armadio denominato "skrin 2D WH9";
• una fattura relativa alla stampa di 25.000 copie del catalogo;
• tre fatture relative a vendite di mobili a un operatore ceco.

L’Invalidity Division dell’EUIPO aveva accolto la domanda di nullità, ma la terza commissione di ricorso, con decisione del 14 gennaio 2019, aveva annullato tale decisione ritenendo non dimostrata la divulgazione del disegno anteriore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.

La precedente sentenza di annullamento e il giudicato

Bog-Fran aveva impugnato la decisione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale nel procedimento T-159/19. Con sentenza del 27 febbraio 2020, il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso, stabilendo che l’interveniente aveva invece provato gli eventi costitutivi della divulgazione del disegno anteriore. Aveva inoltre precisato che, una volta provati tali eventi, spettava alla commissione di ricorso presumere la divulgazione e verificare eventualmente se il titolare del disegno contestato avesse dimostrato che i fatti non potevano ragionevolmente essere conosciuti dai circoli specializzati.

Nel presente giudizio, il Tribunale afferma che tale precedente sentenza era divenuta definitiva e che gli accertamenti in essa contenuti, in particolare quelli relativi all’autenticità e al valore probatorio degli elementi di prova della divulgazione, sono coperti da forza di giudicato. Di conseguenza, la ricorrente non poteva nuovamente contestarli, né introdurre nuovi documenti per rimetterli in discussione.

Primo motivo: divulgazione del disegno anteriore ex articolo 7, paragrafo 1

Il primo motivo di ricorso articolava tre censure:

• errato accertamento degli atti costitutivi della divulgazione del disegno anteriore;
• errata ripartizione dell’onere della prova in ordine alla conoscibilità della divulgazione da parte dei circoli specializzati;
• erronea conclusione circa la possibilità che tali circoli avessero conosciuto la divulgazione nel normale svolgimento degli affari.

Il Tribunale dichiara inammissibile la prima censura per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza T-159/19. Rileva inoltre che la ricorrente aveva prodotto documenti nuovi solo in sede giudiziale, in violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura, che impedisce di alterare l’oggetto del giudizio rispetto a quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Quanto alla seconda censura, il Tribunale ribadisce la regola giurisprudenziale secondo cui:

• la parte che invoca la divulgazione deve provare gli eventi costitutivi della stessa;
• spetta poi alla parte che contesta la divulgazione dimostrare che, nelle circostanze concrete, tali fatti non potevano ragionevolmente essere conosciuti dai circoli specializzati nel normale svolgimento degli affari.

Pertanto, la commissione di ricorso aveva correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, ponendo l’onere di reazione in capo al titolare del disegno contestato una volta provata la divulgazione.

Quanto alla terza censura, il Tribunale osserva che la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare un ostacolo ragionevole alla conoscibilità della divulgazione. In particolare:

• il fatto che il mobile fosse venduto smontato non impediva, di per sé, la divulgazione del disegno, poiché l’articolo 7, paragrafo 1, guarda alle modalità effettive della divulgazione e non alla forma del prodotto finale;
• la dichiarazione scritta di un dipendente della ricorrente, priva di adeguati riscontri esterni, non bastava a provare la mancata conoscibilità da parte dei circoli specializzati.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia secondo cui anche la divulgazione a un singolo operatore o distributore può, in certe circostanze, essere rilevante, e conclude che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto divulgato il disegno anteriore.

Secondo motivo: assenza di carattere individuale del disegno contestato

Il secondo motivo verteva sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. La ricorrente sosteneva che il confronto fosse impossibile per la scarsa qualità e incompletezza delle immagini del disegno anteriore e che, comunque, i due disegni producessero impressioni globali diverse.

Il Tribunale ricorda i criteri di valutazione del carattere individuale:

• definizione del settore di prodotto;
• individuazione dell’utente informato;
• valutazione del grado di libertà del progettista;
• confronto dell’impressione globale prodotta dai disegni.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente identificato i prodotti come armadi, l’utente informato come un acquirente attento di mobili e il grado di libertà del progettista come ampio. Aveva inoltre rilevato numerose somiglianze tra i disegni: forma rettangolare bianca, cornice ampia, porte suddivise da sottili linee orizzontali e verticale, piedi di uguale forma e dimensione.

Le differenze individuate, riguardanti il numero di sezioni, la forma esatta delle suddivisioni e la posizione delle maniglie, sono considerate minime e non idonee a modificare l’impressione globale, soprattutto alla luce dell’ampia libertà del progettista nel settore dell’arredo. Le parti non visibili o scarsamente visibili del mobile incidono poco sulla percezione del design da parte dell’utente informato.

Il Tribunale conferma quindi che il disegno contestato non possiede carattere individuale.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il ricorso è integralmente respinto. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, viene condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi rilevanti per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, in materia di disegni e modelli UE:

• il giudicato formatosi su una precedente sentenza di annullamento impedisce di rimettere in discussione gli accertamenti ivi contenuti;
• la prova della divulgazione del disegno anteriore si articola in due fasi: prova degli atti di divulgazione e, solo dopo, eventuale prova contraria sulla non conoscibilità da parte dei circoli specializzati;
• la vendita di un prodotto smontato non esclude la divulgazione del disegno;
• differenze marginali non bastano a conferire carattere individuale quando l’impressione globale resta sostanzialmente la stessa.